中国驰名商标及其扩展保护(修订)

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作者:姜朋; 来源:北大法律信息网; 源语言:中文

发布日期: 2008/04/18

一、中国"驰名商标"的认定

在中国内地,法律赋予了注册商标权利人一种有期限、有限度的排他性权利。所谓期限性即经核准注册的商标有效期为10年,每次续展的权利保护期限也是10年。有限度则是指权利人只能在经过核准的商品或服务的类别内享有和行使商标专用权,并不能禁止他人在与其注册的商品或服务类别以外的商品或服务上使用或注册与其商标相同或近似的商标。1与此不同的是,《商标法》放宽了"驰名商标"的保护界限,即如果一件注册商标被定是驰名商标,他人就不能再以与该商标相同、类似的文字或图形或其组合,或对该商标的翻译申请注册商标,更不得使用以误导公众,即使选择的商品或服务的类别与该驰名商标不相同也不近似。而如果是一件未注册商标被认定为驰名商标,前可以获得与一般注册商标相同范围的保护。2对上述规定,可以用更为直观的图标表示。

其中的1、2、3、4项为《商标法》对一般注册商标(及未在中国注册的驰名商标)的保护范围,而在中国注册的驰名商标则除了以上四项外,还获得了第5、6项的特别保护。国家工商行政管理局《驰名商标认定和管理暂行规定》(1996)第二条将"驰名商标"定义为"在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标"。该《暂行规定》被国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》(2003年6月1日)取代。2003年的新规定重申"驰名商标"为"在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标",还进一步界定了其中的"相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。"(第二条)

在《商标法》没有明确规定谁有资格确认"驰名商标"的情况下,国家工商行政管理局将这项权力赋予了其下属的商标局,3同时禁止任何组织和个人认定或采取其他变相方式认定驰名商标。4国务院《商标法实施条例》(2002)承认了这一既成事实,继续把这项权力授予了商标局及商标评审委员会。5

2006年3月24日笔者在中国驰名商标官方网站(http://www.21sb.com) 上见到了一份关于 "您认为中国驰名商标的认定应该是谁"的问卷调查,在近600份样本中,将近4成的投票者认为应继续由工商总局认定驰名商标。不应由政府部门认定、应由市场说了算和没必要认定三项合计约占1/4。可以相信,在一段时间内,这种由政府部门认定商标是否"驰名"(well-known)的做法还会持续下去。但超过15%的投票者认为的应由法院认定驰名商标的做法不容小视。

事实上,在我国由法院在判决中认定"驰名商标"已有成案。在帅康集团诉中山市帅康电器有限公司案中,原告帅康集团拥有文字和拼音"帅康"组合商标(Combined Trademark6),自1994年注册以来在相关公众中已享有较高的知名度和美誉度。帅康烟机连续9年市场占有率位居同类产品第一,电热水器、灶具、烟机都获得中国名牌产品。2004年1月,被告在广东成立,其不仅经营范围与原告基本一致,而且还在同类产品上突出使用该字号,并使用与原告注册商标相同或近似的标志,在浙江衢州、四川成都等地销售。2005年,衢州中院一审和浙江高院终审均依法认定帅康商标为中国驰名商标,被告需变更企业名称并不得以"帅康"作为其企业字号,销毁产品、停止侵权并赔偿帅康经济损失40万元。7

类似的案例还有南京美丽华实业有限公司诉杨某商标侵权纠纷案。8本案原告注册并拥有女鞋品牌"千百度"商标。2004年11月,该公司发现,一家以"南京千百度商铺"形式销售体育用品的商店经销的溜冰鞋使用了"千百度"商标,遂于2005年1月31日起诉该店店主杨某。法院审理认为,尽管美丽华生产销售的"千百度"是女鞋,而杨某以"千百度"为其体育用品店铺名称和溜冰鞋商标,两者销售的商品不同种、也不类似,但鉴于原告自1995年进入中国内陆市场以来,已在全国25个省市设立办事处和遍及全国300多家销售点销售该品牌的女鞋,该品牌的女鞋在相关公众中享有较高的知名度和良好声誉,并被(地方)工商行政管理机关认定为著名商标,符合商标法规定的中国驰名商标的认定条件,遂应原告请求认定该商标为中国驰名商标,进而判定杨某商标侵权行为成立。法院在判决中明确提及的认定驰名商标的几个标准:①在相关公众中,且②享有较高的知名度,且③有良好声誉,重申了《商标法》(2001)第十四条第一项和国家工商行政管理总局《驰名商标认定和管理规定》(2003)第二条规定的内容。

与只有注册商标持有人才能在工商部门申请驰名商标的情形不同,9未经注册的商标也可能被认定为驰名商标。法律通常允许厂商使用未注册的商标(前提是不侵犯他人的注册商标以及适用的不是必须使用注册商标的商品),这就意味着经由厂商的努力,该商标有可能"驰名",法院或商标品审委员会对此加以确认,可谓顺理成章。在福州维他龙公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会案中,无论是商标评审委员会、还是两审法院都认为,虽然厦门惠尔康公司未注册"惠尔康"商标,但其为该商标做了大量的、各类型的广告宣传。"惠尔康"作为该公司的产品品牌,符合驰名商标的认定条件。10

不过,未注册商标与驰名商标的关系问题并不简单。具体而言,其一,由于未注册商标(事实上的商标)不受地域的限制,因而一旦要证明其"驰名"时,究竟是在中国驰名,抑或在除中国以外的国家或地区驰名,还是在全世界驰名,颇成问题。北美自由贸易区协定第1708条规定,在确认某个商标是否驰名时,应考虑有关领域的公众对该商标的知晓程度,包括在一国地域内通过宣传促销而使公众知晓的程度。但贸易区的成员国不应要求该商标在与有关商品或服务有正常联系的公众之外也具有知名度。11鉴于此,采取(注册国)国内标准是可行的。12

其二,接下来的问题是,如果未注册的商标成为了驰名商标,如何协调其与相同或近似的注册商标的关系?这个问题可以进一步细化为"未注册驰名商标与之后申请注册的相同或近似商标的关系"和"未注册驰名商标与此前已经注册的相同或近似商标的关系"两个问题。对此,郑成思教授很早就在诠释巴黎公约第6条之二13时指出:

"应受到特别保护的驰名商标,不仅是注册商标,即使未注册的,也同样受特别保护。就是说,按照特别保护的要求,未注册的驰名商标,可以阻止与其相同或近似的商标获得注册。至于撤销已注册的与驰名商标相同或近似的商标,则要依不同情况而定。如果它的注册不是以欺诈手段获得的,也不是用于欺诈目的,那么驰名商标所有人只有在其注册后5年内对它的注册提出争议,才可以予以撤销;如果争议是在其取得注册5年之后提出的,则不能再撤销了。如果该商标属于‘非善意注册',即采取了欺骗手段,或使用于欺骗目的,那就不论驰名商标所有人何时提出争议,都将予以撤销。"

"在这个问题上要注意的是,只有当某个商标与驰名商标相同或相似,而所标示的商品又与驰名商标所标示的商品属于同一类时,各成员国才有义务不给予注册。如果申请注册的商标虽与驰名商标相同,但是用于不同商品,同时该驰名商标也没有作为‘防御商标'取得注册,那么该相同商标的注册申请就不应被拒绝。只是在Trips中,这种保护才扩大到不同商品。......目前多数国家的商标法并不保护‘防御商标'。" 14

此外,当年欧共体商标条例第8条在重申巴黎公约保护驰名商标原则的同时,还特别加了一款:"如果某商标已在欧共体内驰名,则在其后的相同或近似标识即使申请在不类似的商品或服务上注册,也应被驳回。"原因是,后一商标如果在其他商品或服务上取得注册,仍可能误导消费者认为该商标所有人提供的商品或服务来源于驰名商标的所有人。15该条虽未特别提及未注册的驰名商标,但很明显,该条是指向将来的,驰名商标被认定为驰名之前已经注册的商标不在被驳回之列。基于《商标法》(2002)第九条保护"在先权利"的精神,笔者以为,先注册的商标在其核准使用的商品或服务类别范围内,将有效防范后起之秀的驰名商标的"进犯"。不过,如果该注册商标权利人滥用权利,故意以引人误导的方式使用其商标,则驰名商标权利人可以基于"不正当竞争"寻求救济。

在司法认定驰名商标渐成一种许多企业眼中的"捷径"的同时,又传来了法院撤销由工商部门认定的驰名商标的消息。162005年12月1日,北京市高级人民法院终审宣判,撤销北京市一中院的行政判决,撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商评委)对杭州民生药业集团"21金维他"驰名商标的认定,并由商评委重新进行裁定。本案的原告江西巨元医药生物工程有限公司于2000年注册了"21金维他及图形"保健品商标。而杭州民生则早在1987年就注册了西药商标"21金维他"。2002年,杭州民生以商标近似和侵权为由,向商评委提出撤销江西巨元的商标,同时请求认定自己的"21金维他"为中国驰名商标。2004年6月,商评委裁定撤销了"21金维他及图形"商标,并认定杭州民生的"21金维他"为中国驰名商标。江西巨元不服此裁决并将商评委告到北京一中院。2005年4月,北京一中院做出一审判决,撤销了商评委的裁定,同时也撤销了巨元公司的"21金维他及图形"商标。为此,商评委、杭州民生和江西巨元同时向北京市高级人民法院提起了上诉。北京高院经审理后认为,两个商标从其功能、用途到生产部门、销售渠道和消费对象都具有较为显著的区别,两商标的使用商品也不是类似商品。而商评委对杭州民生驰名商标的裁定证据不足,不予支持。江西巨元可以继续合法使用"21金维他及图形"注册商标。有评论认为,此案成为中国首起通过行政诉讼撤销驰名商标的案件,同时也是中国商标领域具有跨时代意义的标志性案件,这意味着不是国家工商总局商标局和商评委的认定,而是人民法院的判决才是终局的结论。

二、"驰名商标"与"中国名牌"之辨

就在工商部门大力推行"驰名商标"制度的同时,另一个与商标有关的称号"中国名牌"(China Top Brand)出现在公众视野中。国家质量监督检验检疫总局援引《产品质量法》(2000),于2001年制定了《中国名牌产品管理办法》,授权中国名牌战略推进委员会17受理企业关于"中国名牌"的申请。18与"驰名商标"一次认定3年有效相同,"中国名牌"证书的有效期也是3年。此外,"中国名牌"与产品质量密切相关,因此不适用于那些服务商标。且只授予中国品牌,而不授予外国商标。这种宣示带来两个问题,其一,品牌是否有名气,虽然在许多时候与其提供的商品(或服务)有关,但两者并非互为充分必要条件。192006年央视3•15晚会暴出的欧典地板(Order Flooring)欺诈消费者案中,尽管该品牌的产品质量尚可,但厂商隐瞒其真实身份,冒充德国品牌进行虚假宣传,遂构成了一个质量没有问题但有诚信危机的名牌的绝好例证。20其二,如何判断一个商标是本国的还是外国的?按注册地标准么?现实中,外国企业其产品未进入我国市场却先行注册商标以求法律保护者有之,外资企业(性质上属于中国法人)使用但实际由其母公司在华注册并持有商标者有之,内资企业在境内、外注册同一商标者亦有之。由于申请注册商标不以本国人(公司)为限,故上述各类商标均可谓中国商标。这样一来,在经济全球化的今天,究竟是否还有什么"外国商标"就值得怀疑了。依照商标权人的注册地或国籍为标准么?这也有问题。中国企业(包括那些中外合资或在我国境内成立的外商独资企业)仅在国外注册的商标,这种"花开墙外"的做法能造就"中国名牌"么?以商标权人的控股股东国籍为标准么?在资本运作日益复杂和频繁的情况下,质检部门、中国名牌战略推进委员会是否有能力进行如此大规模的调查值得怀疑。

问题还不止如此。2003年3月26日,中国质量万里行促进会公布了首批40家涉嫌虚假宣传的无根据的"世界名牌"和违规"中国名牌"。为消费者所熟悉的梦特娇皮鞋、格兰仕空调、圣大保罗服饰、大自然木地板、喜临门酒都在黑名单上。理由是,这些厂商冠以的"世界名牌"没有经由特定的权威评选。该促进会负责人在答记者问时援引了国家工商总局《关于停止发布含有乱评比、乱排序等内容广告的通知》(1999)作为其指摘上述厂商的依据,21尽管该指摘是缺乏道理的,因为厂商宣传自己的商品是"世界名牌"只是描述自己品牌在世界范围内具有知名度的现象,而没有说在世界上排名第几。国家质量监督检验检疫总局则乐此不疲地推出了"中国世界名牌"的申报和认证工作。根据其制定的《中国世界名牌产品评价工作方案(试行)》,"中国世界名牌产品"称号为年度表彰,不设有效期。22也有的报道称其不向企业收取任何费用只为扶持民族品牌。23有人曾指出,中国质量万里行促进会与参与名牌评选的中国名牌战略委员会都在国家质监局设有常设机构,可谓是"同一个父亲的俩哥们儿",于是就出现了名牌标准的制定和执行均出自一家,其左手评选"真名牌",右手打击"假名牌"的局面。24

2005年9月,中国名牌战略推进委员会全体委员会议审议通过,最终确定海尔集团公司生产的海尔牌电冰箱(国际同行排名销量第一)、海尔牌洗衣机(国际同行排名销量第三);华为技术有限公司生产的华为牌程控交换机(国际同行排名销量第一)为2005年中国世界名牌产品。据国家质检总局质量管理司司长孙波介绍,该次评选是根据产品的出口量、出口额,在世界市场上的比重以及出口分布地区,在国外的商标注册情况,申请发明专利的情况、认证情况和采用标准的水平等等,基本上可以了解国际市场和消费者的反映,以及技术方面的状况。25据国家质量监督检验检疫总局发布的2007年度中国世界名牌、中国名牌申报通知,申报"中国世界名牌"的条件除包括产品品质、自主创新、市场占有率自主品牌出口占出口额的20%以上、出口额不低于5000万美元、申报产品销售额(量)在国际同行中位于前五位、企业销售额100亿元等之外,还要满足社会责任方面的要求,包括企业有较强的社会责任意识,在发展循环经济、保护环境、节约资源、降低能耗、安全生产以及支持社会公益事业等方面成效显著。26

三、法律对驰名商标的扩展保护

(一)商标与商号的冲突

目前,我国的企业仍存在着明显的等级差异,对企业名称的登记和管理也是分级进行的。27通常情况下,企业名称应当由行政区划、字号、行业(或经营特点)、组织形式依次组成。28例如:北京行之行家具有限公司、北京兴中宾机票代理有限公司、北京东方华达咨询有限公司、深圳庆新印刷有限公司。又如,深圳市龙岗区横岗镇宝田商店、深圳市龙岗区布吉镇大华顿饼店、深圳市朗科电器有限公司、安徽省绩溪县诚意苦瓜茶厂、曲靖市麒麟区刘香酱菜厂、柳州市柳江县三姐蔬果糕食品厂、澄江县凤麓镇皇冠饼屋、四川简阳镇金米业有限责任公司、江门市新会区大泽粮食储备加工公司、江门市新会区会城优先美饮用水店、普瑞温泉酒店有限责任公司,等等。29但国务院决定设立的企业可以冠以"中国"、"中华"、"全国"、"国家"、"国际"等字样,30也可以不冠以任何行政区划(均须经国家工商行政管理总局核准)。31

所谓"行政区划"是该企业所在地县级以上行政区划的名称或地名,但不包括市辖区的名称。市辖区名称不能单独而必须与市行政区划一并用于企业名称中,还须由市工商行政管理局核准。将省、市、县行政区划连用于企业名称的,由最高级别行政区的工商行政管理局核准。32若企业使用控股企业名称中的字号并且该控股企业的名称不含行政区划,则可以将名称中的行政区划放在字号之后、组织形式之前。33如:芬欧汇川(常熟)纸业有限公司、希格玛(大连)医疗器械有限公司、桑巴达电声(深圳)有限公司。企业在冠用的行政区划范围内享有专用权,同行业企业的名称不得混同。34可以看出,企业法人或公司的登记虽然也由工商部门受理,但由于各级工商部门按照其行政级别确定受理的范围,从而使得企业、公司的名称带有地域性特征。这与商标的全国统一注册,其权利人在全国范围内就特定类别的商品或服务享有排他性权利明显不同。由此可能导致的一个后果是,在同一登记机关登记的不同行业的企业,以及不同登记机关登记的企业可能出现商号重名的现象。

县以上行政区划一般不得用作字号,但具有其他含义的地名不在此列。35与之类似,《商标法》(2001)也规定,"县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效"。36这样一来,在解释某一地名(尤其是县级以上行政区划的名称)是否具有其他含义,从而究竟是作为商标还是某些商品原产地的标志时,容易出引发分歧。37

不过,更容易与商标发生冲突的其实是企业(公司)名称中的字号(商号)部分。尽管"任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册",38尽管《商标法》(2002)第9条提到的"在先权利"可以将企业名称权包括进去,而企业名称中的字号应由2个以上的字组成,且不得使用外国文字、汉语拼音字母、阿拉伯数字,39也在一定程度上减少了冲突的几率,但由于法律并没有赋予商号以优先权,加之企业名称在登记时并不需要检索是否与已有的注册商标,冲突问题仍然存在。对此,实践中只能依据《反不正当竞争法》的规定对商号加以保护。但不少时候,法院往往试图保持一种超脱的姿态,将该难题推给"有关行政管理部门"。北京市高级人民法院在1999年的一份判决中指出:

[本案被告的企业名称与原告的注册商标相似,且登记先于原告]双方各自拥有的上述民事权利[原告拥有商标专用权,被告拥有企业名称权]理应受到法律保护。据此,任何一方当事人在没有启动行政撤销程序的情况下,即以自己享有的民事权利作为诉权基础控告对方当事人享有的民事权利的内容侵害其权利均是缺少法律依据且有悖法理的。当事人对这类权利冲突的异议应先到有关行政管理部门申请解决。40

但对于驰名商标,法律天平则很容易地发生了有利的偏转。国务院《商标法实施条例》(2002)第53条规定,商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》(2003)重申了国务院的立场,其第13条规定:"当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。"41

与上述特别保护驰名商品(优于在后的企业名称)的做法不同,最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002)第一条规定:"下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。"看上去,无论商标是否驰名,但凡有他人以相同或相近似的文字注册为字号,并引起相关公众无误认的,都将被认定为侵权。亦即商标注册在相当大程度上制约了后续的企业字号的登记。但在技术层面上,现有登记机关能否在登记环节做到有效检索,还值得怀疑。

在美国星源公司和上海统一星巴克咖啡有限公司诉上海星巴克咖啡馆有限公司和上海星巴克咖啡馆有限公司南京路分公司商标侵权纠纷及不正当竞争案中,42原告正是通过证明自己所持有的"STARBUCKS"商标是"已为中国大陆公众熟知的驰名商标",同时将"星巴克"与"STARBUCKS"紧密联系在一起,使一审法院认定"‘星巴克'是‘STARBUCKS'商标文字意译与音译的结合体"而获胜的。至此,被告商标侵权行为成立、且构成不正当竞争行为,须立即停止侵犯原告享有的"STARBUCKS"、"星巴克"驰名商标和普通商标专用权;应变更企业名称,不得包含"星巴克"文字;赔偿原告经济损失人民币50万元;在《新民晚报》上刊登声明,向原告赔礼道歉,消除影响。432006年12月20日,上海市高级人民法院终审判决,驳回上诉,维持原判。44

(二)商标与域名的冲突

随着国际互联网的普及和电子商务的发展,域名(domain name)成了与商标争锋的又一劲旅。45如前所述,注册商标带有明显的国别地域特征,同一商标在不同国家可以为不同权利人所有,同时商标还有商品或服务类别的依附性,即使是在同一国家,同一商标因其注册类别不同,可以为不同权利人所有。与之不同,由于.com,.gov,.edu,.net等二级域名没有地域性,故在其项下的三级域名一经注册,便在全球范围内具有唯一性,只能专属于率先申请注册它的人。46与商标、商号(字号)类似,有关域名注册的法律在奉行先注先得(注册在先)原则的同时,也给予驰名商标特殊的保护。最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2001)第四条规定,被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译的,其行为构成侵权或者不正当竞争;第五条在解释第四条第(四)项提出的"恶意"概念时,列举的第一种情形就是"为商业目的将他人驰名商标注册为域名"。47

在美国百事公司(PepsiCo,Inc)与广州开发区城市害虫防治技术开发中心域名争议案中,48投诉人认为被投诉人于2000年11月14日在北京信海科技发展有限公司注册的中文域名"百事.公司"中的二级域名"百事"与投诉人享有商标权的商标"百事"及其他商标相同或混淆性相似,故请求域名争议解决中心裁决将该域名转移给投诉人或其在香港的分公司。由于"百事"商标本身并不是驰名商标,故在投诉时,投诉人采取的策略是先论证其拥有的"PEPSI"商标为2000年被Interbrand评估为品牌价值66亿美元、世界排名第35的驰名商标,另一商标"百事可乐"为多次被国家商标局选为全国重点保护的商标,进而指出"百事"为"PEPSI"相应的中文商标,且消费者已经习惯于将"百事"与"PEPSI"联系在一起,从为完成了对"百事"商标知名度的论证。最终,专家组支持了投诉人的主张,裁决将中文域名"百事.公司"转移给投诉人。49

与之类似的还有福建亲亲公司诉郝某一案。本案原告始创于1985年,1992年注册了"亲亲及图"商标,经营范围为销售膨化食品等。后又不断改进商标,并于2004年在第29类商品上注册了"亲亲"商标,核定使用商品为果冻等。同时,原告还在相关商品上分别申请注册了"亲亲"商标的防御商标和联合商标,并于2002年1月8日获得美国商标注册证。2005年,原告发现黑龙江省哈尔滨市道外区亲亲食品经销部业主郝某在互联网上注册了中文域名"中国亲亲"和英文域名"www.qinqin-cn.com",用于销售果冻和膨化食品等。2005年10月,哈尔滨市中级人民法院做出一审判决,认定"亲亲"为中国驰名商标,郝某立即停止侵权行为,赔偿亲亲公司30万元。50

英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标专用权及不正当竞争案(Inter IKEA System B.V. v. Beijing CINet Co. Ltd)同样涉及到原告所有的商标是否为驰名商标的问题。重要的是,该案触及了商标驰名的地域范围的问题。该案中,原告基于其于1983年经中国国家工商行政管理局商标局核准,在中国商品分类和国际商品分类以及服务上分别获得了"IKEA"、IKEA及图形组合以及中文"宜家"的注册商标,以及还在美国、英国、加拿大、法国、香港等90个国家和地区的多种商品和服务上注册了"IKEA"、IKEA及图形组合商标的事实,援引《巴黎公约》而不是国家工商行政管理局制定的《驰名商标认定和管理暂行规定》,主张自己的商标为国际驰名商标,进而请求法院判定被告自1997年11月19日注册ikea.com.cn域名后长期空置的行为违反了《保护工业产权巴黎公约(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)》、《民法通则》及《反不正当竞争法》中规定的诚信原则,构成不正当竞争。一审法院认为,"IKEA"商标在中国及其他许多国家早已注册,并且在世界各国的消费者中享有较高知名度和良好信誉。在中国,"IKEA"商标因原告的大力宣传、该公司独特的经营方式和良好的服务而为相关行业及消费群体所知悉。因而认定"IKEA"商标为驰名商标,从而判定被告具有不正当竞争行为,裁决撤销域名注册、责令被告停止侵权。51

然而在笔者看来,该案似乎忽略了一些不应被忽略的问题。其一,原告主张被告在抢注"ikea"域名后,长期空置未加以使用,侵犯了原告注册的驰名商标,属不正当竞争。这里原告实际指控了被告的两个行为:抢注"ikea"域名,以及长期空置未加以使用,并反复强调被告对其注册域名未加以实际利用,以证实被告的恶意和有悖诚信。法院也支持了原告的上述主张,其将该案的案由表述为"不正当竟争、商标侵权纠纷",并最后认定"被告国网公司将原告‘IKEA'驰名商标注册为自己的域名,该行为......有悖......《中华人民共和国反不正当竞争法》的基本原则,侵害了原告作为驰名商标权人的合法权益,其应承担相应的民事法律贵任"。但问题在于,商标侵权以及由此而导致的不正当竞争必然是由一种积极的作为行为引起的。而被告的注册域名和空置不用恰是两个行为,一为积极的作为,一为消极的不作为。而在本案中,仅凭消极的不作为不足以构成对原告商标权的侵权。就积极作为型的侵权而言,越是积极主动的作为对受害人的伤害就越大,行为人也越不可以原宥。而由本案一审法院关于被告"抢注"册域名并空置不用构成商标侵权的判决推论可知,如果被告"抢注"册域名并积极使用就可以有效抵御有关其恶意、有悖诚信和构成商标侵权的指控。这等于说是"打是不打,不打是打",在逻辑上存在着自相矛盾之处。法院对此全然不差,显属不当。至于被告注册了大量与其他国际知名品牌近似的域名亦因与本案原告无关,而不应被法院用于判断被告是否具有恶意以及侵犯原告商标权。

其二,原告在诉讼中仅是提到其在其他国家的经营情况,并援引《巴黎公约》论证其为国际驰名商标,而没有请求法院认定其在中国也是驰名商标,52法院却在判决中主动对其加以认定,进而以此为基础,论断被告侵权,未免不妥。

其三,法院在认定"IKEA"为驰名商标时,并没有指出其在中国驰名的具体时点是什么时候。如果以诉讼提起或判决时为标准,要求在1997年申请注册域名的被告知晓并尊重迟至1998年才申请注册的原告商标为驰名商标,唯恐有溯及既往的嫌疑。

其四,法院回避了某一商标在其他国家驰名是否就意味着在中国也驰名的问题。中国地域辽阔,家具、家居用品行业竞争激烈,而原告直到1998年才进入中国(北京)市场,53截至2005年底其在中国内地开设的卖场也不过北京、上海、广州三家。54在尚有许多消费者不曾使用过IKEA销售的商品,甚至不曾听说过IKEA品牌的情况下,纵使该商标在欧美、乃至亚太等国家或地区风靡行销,其在1997年是否足以构成中国的驰名商标,显然值得怀疑。55另一方面,而TRIPs(《与贸易有关的知识产权协议》,Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)第16条(2)中的"相关公众"56完全可以解释成本国的有关公众,而不是本国之外的公众。早在1993年,韩国最高法院即在一份判决中指出,美国"吉普"在其他国家驰名的事实并不导致韩国也一定要认定它驰名。57不过,二审时,北京高院否定了一审法院对IKEA为驰名商标的认定,指出:

"英特艾基公司提交的证据不足以证明‘IKEA'注册商标在国网公司注册‘ikea.com.cn'域名之时已成为驰名商标。根据中国商标法,国网公司注册‘ikea.com.cn'域名的行为未构成对英特艾基公司‘IKEA'注册商标专用权的侵犯。国网公司所提英特艾基公司的‘IKEA'注册商标不是驰名商标,国网公司未侵犯英特艾基公司注册商标专用权的上诉理由成立。"58

由此可以看出,我国法院在认定"驰名商标"时采用的是(注册地国)国内驰名的标准。而国网公司之所以最终败诉,被判决"停止对(荷兰)英特艾基系统有限公司(INTER IKEA SYSTEMS B.V.)的侵权行为,于本判决生效后十日内注销其注册的‘ikea.com.cn'域名",并非因其侵犯了原告的商标权,而是因为其被认定"有意阻止英特艾基公司注册该域名","行为具有恶意,违背了中国反不正当竞争法所规定的诚实信用的原则,构成了对英特艾基公司的不正当竞争"。

在美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)诉深圳万用信息网有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争案中,法院在自始至终坚持了正确的方向。该案中,原告1995年开始在美国生产药品"viagra",1997年11月在中国注册了"viagra"商标。2000年4月获准在中国境内生产销售。中文正式商品名称59为"万艾可",其药品通用名称为"枸橼酸西地那非片"。同年,原告发现viagra.com.cn域名已被被告注册。原告主张"viagra"是自创的英文药名,该药一问世即轰动全球,而且还作为商标在一百多个国家和地区注册,因此"viagra"是世人皆知的药品品牌。原告请求法院撤销被告的域名注册、停止侵权、赔礼道歉、支付原告诉讼费和律师费。但法院则认为,原告的"viagra"无论是作为药品[商品]名称还是注册商标在2000年4月以前的中国境内既无市场又无知名度,原告也从未投入巨资进行过商业宣传。中国的新闻媒体对"伟哥"的报道不能代表"viagra"商标在中国已经具有较高的公众认知度并享有较好的声誉。中国公众对"伟哥"特定功效的了解也不等于"viagra"具有商业上的知名度。因此"viagra"不能被认为是驰名商标。加之该案被告注册的域名已于2000年7月被撤销,法院最终驳回了原告的起诉。60

四、结语

综上可知,在中国内地,法律对驰名商标的保护范围远大于普通的注册商标。驰名的注册商标权利人可以排斥他人在相同或类似商品或服务,或在不同的商品或服务上使用相同或近似的商标标识。甚至连没有注册的商标,只要被认定是在中国驰名,也可以在其所适用的商品或服务范围内排斥已有的相同注册商标。未在中国注册的外国驰名商标可以阻止他人以复制、摹仿或翻译的方式(容易导致混淆)就相同或者类似商品在华注册。

此外,部分地由于对商标(Trademark)、商号(Trade Name)和域名(Domain Name)实行单独登记,部分地由于域名还是一种新兴的事物,三者往往容易出现重叠和权利冲突。在化解商标和字号的冲突时,法律的态度有一个转变。1999年的蜜雪儿案中,法院认为无论谁注册登记在先,分属不同权利人的同样的文字商标和企业字号都依据各自的法律规定成立,任何一方不能基于自己的权利否定对方权利的合法性。2002年,国务院的行政法规(以及国家工商行政管理总局的部门规章)明确表示要给予驰名商标特别保护,在先的驰名商标效力优于在后的企业字号。最高院则走得更远,其通过的司法解释有条件地(造成相关公众误认)保护注册在先的文字注册商标而排斥登记在后的企业字号。概括来讲,作为一般的原则,目前依法获得的商标专用权和企业名称权都是正当的民事权利,受到法律(二者法律依据不同)保护。通常情况下,任何一方当事人(如商标权人)不能以自己享有的民事权利作为基础主张否认他人民事权利(如字号)。这是原则。但作为例外,如果文字商标(已经)是驰名商标,则他人不能在存在误导公众的可能的情况下再将该商标登记为字号。一旦已经注册,商标权人也可以请求登记机关予以撤销。此其一。其二,如果文字商标只是普通的注册商标,但将同样或相近似的文字用作其他企业的字号会使注册商标的相关公众产生误认,则构成侵权,商标权人可以向法院起诉,对字号权利人主张侵权损害赔偿。很明显,这不适用于未注册商标。不过如前所述,由于驰名商标并不以其是否注册为前提,因此未注册,但已然驰名的商标仍可援引驰名商标保护规则获得保护,从而排斥后来的企业字号。在现有法律框架下,法律赋予企业的字号使用权并不具有"攻击性"或"进攻性"。如果是字号登记使用在先,而商标注册(成名)在后,则基于"在先权利"原则,厂商可以继续使用其原有字号。

在解决商标和域名冲突时,驰名商标仍然有其价值。一般说来,文字商标权利人可以通过主张域名注册存在"恶意",否认他人后来注册的同样文字或翻译的域名。许多判决和司法解释表明,法院比较看重商标"驰名"的因素。因此,证明自己商标为驰名商标无疑有助于论证或证成对方的恶意。这一给予驰名商标特殊保护的做法或可以非正式地称之为"驰名商标通吃规则"。但如果域名注册在先,而商标驰名在后,则域名权人的权利将受到保护,以此避免反向侵夺的发生。2002年,最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》更向前迈出了一步,根据其第一条第三项,把与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的行为将被认定为侵权。这表明,对于,如果他人将与非驰名的注册商标相同或相近似的文字注册为域名,并通过该域名开展电子商务,而该电子商务与商标所注册商品的交易有关,从而容易误导相关公众,则商标权人有权请求法院追究域名持有人的侵权责任。不过,据此推论,若行为人只是注册相同或相似文字为域名,而未实际投入使用或虽使用但未用于相关商品交易的电子商务,则不在此限。商标权人要想排斥对方的域名注册,还必须寻求前述驰名商标规则。61

由于驰名商标具有如此神奇的功效,许多商标权人乐于使自己的商标成为驰名商标,一些地方政府也鼓励他们这样做。62然而,非常明显,这样做并不能从根本上消除和杜绝商号、商标、域名三者之间的权利冲突。因为,从现有的司法实践来看,商标的驰名并不完全是行政机关认可的结果那么简单,而首先是一种事实状态,比如未注册商标也可能是驰名的。由此进一步引发了驰名商标与已有的注册商标、与未注册商标的冲突。而基于法律保护"在先权利"的原则,在有足够证据证明的情况下,既存的商标使用人将可以在其适用范围内继续使用其注册或未注册商标,而不受后起驰名商标的影响。

目前,法院还只是开始与工商部门分享认定甚至撤销驰名商标的权威,对于彻底解决上述三种权利冲突则尚须努力。质量检验部门尝试建立的一套类似于驰名商标的"中国名牌"认证制度,虽以促进中国国内厂商生产的产品质量提升为目的,但其引发的认定标准问题与在驰名商标认定时遇到的如何认定外来品牌在国内"驰名"的问题颇为相似。在全球经济一体化的今天,如何有效判定一个商标是国内的还是国外的?进而,如何判定一个进入中国市场不久的商标是否足够驰名?一个驰名商标是否足以排斥一个先于其获得登记的商号(或企业名称)?法律为保护驰名商标不惜溯及既往,是否妥当?都需要得到回答。再有,一些地方推出的"地方著名商标"、"地方名牌"等称号,63其与"驰名商标"、"中国名牌"的认定区别、法律保护等方面也都存在着模糊之处。

其实,在遴选驰名商标(以及各地树立的中国名牌、著名商标、地方名牌等名头)上耗散过多的立法、行政和司法资源,继续让驰名商标一枝独秀,并非好事。当务之急是,进一步消除计划时代在企业、公司登记环节遗留的行政科层管制印记,率先在工商行政管理局系统内部进行整合资源,消除技术和信息壁垒,资源共享,实现企业名称(商号)的专一化,使企业名称权成为一种强势的派他性的独占权,以期消减其与商标权、域名使用权的不必要冲突。



【注释】作者简介:清华大学经济管理学院

1 《商标法》(2001)第五十二条。

2 《商标法》(2001)第十三条。

3 登录国家工商行政管理总局的网站可知,商标局和商标评审委员会都是该局的内设机构。见http://www.saic.gov.cn/zhzjg/jig.html。前者负责办理商品商标、服务商标、集体商标、证明商标等商标的注册工作,以及办理上述商标的变更、转让、续展、补证、注销等有关事宜;负责办理商标异议裁定;制定或参与制定有关商标的规章制度及具体措施、办法;依法查处商标侵权及假冒案件,指导本系统的商标办案工作;协助办理商标侵权行政复议案件;负责商标使用许可合同和商标印制;负责商标代理组织、商标评估机构的管理;负责认定驰名商标;负责商标信息的收集工作;组织商标国际条约、协定在中国的具实施及承办商标国际交流与合作的有关工作。http://www.saic.gov.cn/zhzjg/jig_12.html。后者的主要职能是负责处理商标争议事宜。http://www.saic.gov.cn/zhzjg/jig_13.html。

4 国家工商行政管理局《驰名商标认定和管理暂行规定》(1996)第3条:国家工商行政管理局商标局负责驰名商标的认定与管理工作。任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。

郑成思先生曾指出,巴西、印度等国也有由行政主管机关依法认定驰名商标并予公告的实践。而我国历史上则不乏通过"群众"投票评选驰名商标的先例。郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第204页。1990年12月,法制日报、中央电视台和中国消费者报三家新闻机构在征得国家工商行政管理局同意的情况下,发起主办了"首届中国驰名商标(部分商品)消费者评选活动",评选结果得到了国家工商局的认可。"中国驰名商标名单",《法制日报》1991年9月20日第2版。但该局对第二届评选活动采取了否定的态度。见李建华、申卫星主编:《知识产权法》,吉林大学出版社1998年版,第409页。

在《驰名商标认定和管理暂行规定》(1996)出台前,国家工商局分几批认定并公布了包括茅台、五粮液等在内的19个国内驰名商标。该暂行规定出台后,国家工商局于1997年3月认定了9枚商标为"中国驰名商标"。"我国驰名商标知多少",《法制日报》1997年3月24日第3版。同年4月又认定了23枚。"国家商标局又认定一批驰名商标",《法制日报》1997年4月15日第2版。

由国家工商行政管理局商标局2000年发布的《关于申请认定驰名商标若干问题的通知》第4条可知,一些省份还评定了"著名商标"。国家工商行政管理总局在2005年下半年认定了98件驰名商标,其中77件是商标局在省级地方工商行政管理机关上报的商标管理案件中认定的,10件是商标局在商标异议案件裁定中认定的,11件是商标评审委员会在商标争议案件裁定中认定的。http://www.saic.gov.cn/ggl/zwgg_detail.asp?newsid=344。

5 国务院《商标法实施条例》(2002)第5条:依照商标法和本条例的规定,在商标注册、商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以相应向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标,驳回违反商标法第13条规定的商标注册申请或者撤销违反商标法第13条规定的商标注册。有关当事人提出申请时,应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。

6 其不应误作Associated Trademark(联合商标)、Collective Mark(集体商标)。详见郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第180-182页。

7 该案被认为是国内厨卫电器行业通过司法认定获得"中国驰名商标"的第一案。"2005中国驰名商标年度十大新闻",《中国财经报》2006年4月2日。http://www.myipr.com/suma/2006-04/11424.html。

8 南京市中级人民法院审理,2005年审结。"2005中国驰名商标年度十大新闻",《中国财经报》2006年4月2日。http://www.myipr.com/suma/2006-04/11424.html。

9 国家工商行政管理局《驰名商标认定和管理暂行规定》(1996)第四条:"商标注册人请求保护其驰名商标权益的,应当向国家工商行政管理局商标局提出认定驰名商标的申请。"国家工商行政管理总局《驰名商标认定和管理规定》(2003)第五、六条

10 《北京市第一中级人民法院行政判决书((2004)一中行初字第712号)》。《北京市高级人民法院行政判决书》((2005)高行终字第31号),审判长刘继祥、审判员魏湘玲、孙苏理,2005年6月20日。

该案中,厦门惠尔康食品有限公司成立于1992年12月23日,1993 年12月23日其申请注册了第781105号商标,并于1995年10月7日获得核准,使用商品为第30类黑米粥、八宝粥等。其还申请在第32类果汁饮料上注册"HUI-ERKANG"商标,在第32类矿泉水上注册"惠尔康"商标,但均因与天津惠尔康公司在类似商品上已经注册的第701244号商标读音相同或构成商标近似而被驳回。

天津惠尔康科技公司成立于1992年11月14日,其于1993年3月25日申请了第701244号商标,该商标于1994年8月14日核准注册,使用商品为第30类豆乳。1996年4月30日天津惠尔康公司即因经营不善而自行注销。但蹊跷的是,该公司却于1997年6月12日与维他龙公司共同申请转让第701244号商标。对于第701244号商标转让注册申请上加盖的天津惠尔康公司印章的来源,维他龙公司没有给出合理的解释。

维他龙公司成立于1993年3月17日,1995年2月16日该司申请注册第934358号"惠尔康及图"商标。该商标申请于1996年10月21日审定公告,使用商品为第30类巧克力饮料、八宝粥等。后厦门惠尔康公司提出异议,国家商标局于1998年11月12日作出裁定,第934358号商标不予注册。

1997年8月20日,维他龙公司申请注册了第1267138号"惠尔康"文字商标,该商标于1999年1月 21日审定公告,使用商品为第32类汽水、果汁、豆奶、矿泉水等。厦门惠尔康公司于1999年4月16日提出异议,国家商标局于2000年9月21日作出裁定,第1267138商标予以核准注册。2002年12月25日厦门惠尔康公司再次就第1267138号商标向商标评审委员会提出商标争议申请。2004年7月2日商标评审委员会作出第3239号裁定,撤销第1267138号商标。福州维他龙营养食品有限公司不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,败诉后又向北京市高级人民法院提起上诉。

二审法院认为,天津惠尔康公司于1996年4月30日注销后,又于1997年6月12日与维他龙公司签订转让第701244号注册商标的协议,这一行为本身确实存在法律上的瑕疵,但如认为维他龙公司的行为违反了相关法律规定,认定双方签订的商标转让协议无效,也缺乏法律上的依据。维他龙公司自天津惠尔康公司受让第701244号注册商标的行为,并未违反当时的相关法律规定。商标评审委员会仅是指出维他龙公司受让第701244号商标在法律上有瑕疵,并未对该转让行为是否有效作出认定。

法院认为,由于天津惠尔康公司已在先注册第701244号商标,厦门惠尔康公司在饮料产品上不能成功注册"惠尔康"或"HUI-ERKANG"商标,而厦门惠尔康公司在1994年开始即在饮料上使用"惠尔康"商标,这一行为确有对第701244号商标构成侵权的可能。但无论是第701244号商标转让前还是转让后,任何人包括天津惠尔康公司和维他龙公司均未依据第701244号商标主张厦门惠尔康公司的行为构成侵权,只是在本案中涉及在饮料产品上使用但未注册的惠尔康商标时,维他龙公司才提出可能对第701244号商标构成侵权的问题,此时第701244号商标已因三年未连续使用而被撤销。

法院指出,维他龙公司自天津惠尔康公司受让第 701244号商标后,在饮料产品上继续扩展注册并无不妥,但维他龙公司在扩展注册本案争议的第1267138号商标时,却改变了标识。其采用的标识正是惠尔康公司未成功注册却已使用多年的"惠尔康"文字,维他龙公司这一行为带有明显的主观恶意。依据公平诚信原则及本案具体情况,法院认定厦门惠尔康公司在先使用"惠尔康"未注册商标的行为已构成法律应予保护的在先权利。二审法院支持了商标评审委员会和一审法院对厦门惠尔康公司未注册并在饮料产品上使用的 "惠尔康"商标为驰名商标的认定。还进一步指出:维他龙公司注册的第1267138号商标复制了厦门惠尔康公司在饮料产品上未经注册的"惠尔康"驰名商标,且容易导致混淆,依照《商标法》第十三条第二款之规定,不应予以注册并禁止使用。

11 郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第200页。

12 厦门惠尔康公司于1999年4月16日提出异议,国家商标局于2000年9月21日作出裁定,第1267138商标予以核准注册。2002年12月25日厦门惠尔康公司再次就第1267138号商标向商标评审委员会提出商标争议申请,商标评审委员会经审查认为,"惠尔康"是厦门惠尔康公司的字号,也是其在先使用在饮料等商品上的商标,在本案争议商标申请日前,厦门惠尔康公司及其"惠尔康牌" 饮料等商品就获得了有关部门授予的多种奖项与荣誉称号,而且多年来厦门惠尔康公司采用了多种形式对其"惠尔康"商标进行广告宣传。根据《商标法》第14条之规定,经过长期、广泛的使用与宣传,厦门惠尔康公司使用在饮料商品上的"惠尔康"商标在相关公众中已具有很高的知名度,属于《商标法》第十三条第一款所指的驰名商标。

13 Art. 6bis Marks: Well-Known Marks (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interest party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. 第六条之二商标:驰名商标(1)本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或依有关当事人的请求,对上注册或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似的商品的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或注销注册,并禁止使用。这些规定,在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也应运用。刘颖、吕国民编:《国际私法资料选编(中英文对照)》,中信出版社2004年版,第306-307页。

14 郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第162页。

15 郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第200页。

16 "2005中国驰名商标年度十大新闻",《中国财经报》2006年4月2日。http://www.myipr.com/suma/2006-04/11424.html。

17 中国名牌战略推进委员会由有关政府部门、全国性社团组织、新闻单位和有关方面的专家组成。其秘书处设在国家质量监督检验检疫总局质量管理司,中国工业经济联合会负责中国名牌战略推进委员会秘书处的日常工作。其宗旨是推进名牌战略的实施、规范中国名牌产品的评价工作,促进中国名牌产品的发展壮大、增强我国产品在国内、外市场的竞争力。该委员会负责统一组织实施中国名牌产品评价、管理工作的协调推进机构。"中国名牌战略推进委员会简介",http://www.chinamp.org/infocenter/infocenterlist/infocenterxx/list_xx.php?id=122&ll=43。中国名牌的官方网站是http://www.chinamp.org。

18 2006年12月20日,商务部授予国内430个品牌"time-honoured brand"(中华老字号)称号。根据评选标准,这些品牌必须是1956年前即已存在,并深受广大消费者喜爱的。Diao Ying