先入为主,胜者为王 —— 新专利法下的专利标准化战略初探

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作者:仲奕; 来源:www.giprs.org; 源语言:中文

【本文首发于LexisNexis《中国法律透视》】[1]


标准化意味着市场准入要求,这种要求不论是强制性还是推荐性均追求普遍适用性;而专利强调专有与有偿使用,属于一种合法垄断权,当两者有机结合起来时,“专利标准化”就成为了企业控制产业链、垄断市场并获取超额利润的“核武器”。DVD、CDMA、ATSC等含有专利的技术标准让我们一次次领教了专利标准化的威力,以至于政府为了其本国利益也纷纷介入到这场稀缺性资源的“圈地”运动中。


从立法层面来看

我国标准化和专利法律之间似乎并没有什么联系。不论是1988年12月29日公布的《中华人民共和国标准化法》(以下简称“标准化法”),还是1984年3月12日公布的《中华人民共和国专利法》(以下简称“专利法”,从首次颁布至2008年12月27日这次最新修订,我国专利法历经3次修订共有4个版本),这两部法律,包括其实施条例或细则都没有涉及调整标准化与专利之间法律关系的条款。2004年我国国家标准化管理委员会组织起草了《国家标准涉及专利的规定(暂行)》(征求意见稿),由于未处理好标准化与专利权之间的矛盾招致各方反对,该规定至今未能正式出台。


从行政层面来看


我国政府对专利标准化问题已引起了重视,并且采取了一系列有益的措施,例如:

• 2003年5月,我国发布国家强制标准GB 15629.11/1102-2003(无线局域网技术标准“WAPI”),但遭到英特尔、博通等美国公司强烈抵制并得到其政府的大力支持,WAPI标准实施被无限期推延。WiFi与WAPI标准之争因涉及无线通信安全,已从企业市场竞争上升到国家利益高度(今年6月WAPI申请国际标准在搁浅5年之后的再次启动)。

• 2006年11月,世贸组织的技术性贸易壁垒委员会(TBT)形成三年审议报告时,中国提出的“标准化中的知识产权问题”提案在WTO历史上第一次被写入WTO文件。[2]

• 2008年6月5日,国务院公布《国家知识产权战略纲要》,其中第四条“专项任务”中第(17)项明确指出“制定和完善与标准有关的政策,规范将专利纳入标准的行为。支持企业、行业组织积极参与国际标准的制定。”


从司法层面来看


因国家强制标准中纳入了专利,涉标专利权人诉标准实施人侵权在我国已有3个案例,虽然最终均以涉案专利被宣告无效解决纠纷,但若涉案专利有效,且不具备强制许可的条件,司法实践将面临无法可依的尴尬,好在新专利法的实施即将改变这一困境。


笔者注意到,2009年6月18日最高人民法院于公布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》,其中第二十条对此作出了较为原则的规定:


• “经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中,且标准未披露该专利的,人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利,但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的,人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额,但专利权人承诺放弃使用费的除外。”

【简释】标准中纳入了专利但未披露该专利的,标准实施人可在实施该标准的同时实施该专利,该专利的使用费数额由法院合理确定。


• “标准披露了该专利及其许可实施条件,他人未按照披露的条件实施该专利,当事人主张按照披露的许可实施条件实施的,人民法院应当支持。披露的许可实施条件明显不合理的,经当事人请求,人民法院可以适当调整。未披露许可实施条件或者披露的许可实施条件不明确的,当事人可以协商解决,协商不成的,可以请求人民法院确定。”

【简释】标准披露了其所纳入的专利及其许可实施条件的,标准实施人应按照披露的条件实施该专利。许可实施条件明显不合理、未披露或者不明确的,当事人可以请求司法救济。


• “法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。”

【简释】由于现行法律、行政法规对上述事项未作规定,该条款进行弹性的安排意在避免今后可能出现的法律冲突。


关于新专利法下对专利标准化战略的具体影响,笔者基于上述“征求意见稿”第二十条之现状,以某国家标准为例,简要评述如下,以供参考:


1、标准文件简介


标准文件就其标准相关的专利情况作出了如下声明:

a) 列出了该标准涉及专利的章节;

b) 列出了可能持有涉标专利权利人的名单;

c) 未列出涉标专利的专利号;

d) 专利持有人已向本标准的发布机构保证,他愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下,就使用授权许可证进行谈判。


2、法律分析


a) 涉标专利的披露义务之审查

笔者认为,该标准已披露涉标专利,但存在不当披露的风险。

由于该标准未列出涉标专利的专利号,若标准实施人根据标准文件列出的涉及专利的章节(涉标专利较多)以及可能持有该标准专利的专利权人名单(专利权人不确定且名下正在申请或已被授权的专利较多)进行组合检索,无法得出明确的结论或者为了得出结论需要支付巨额费用的,很可能以不当披露为由向法院请求在实施该标准的同时实施其专利。若标准制定主体无法在诉讼程序中完整披露涉标专利的,法院可能会将该等不当披露视为未披露;且此种不当披露可能损害涉标专利权的利益。


b) 涉标专利许可实施条件及披露义务之审查

由于标准文件中声明的“合理和非歧视的条款和条件”又称RAND许可,属于国际上通行的许可模式。笔者认为,该标准已履行了披露义务,且涉标专利许可实施条件无明显不合理或者不明确之处。 综上,“征求意见稿”第二十条的核心是“披露义务”,若标准制定主体违反该披露义务,标准实施人可获得司法救济。该规定对于调整涉标专利权人与标准实施人之间的法律关系有着积极的意义,但忽略了对标准制定主体的制约以及对涉标专利权人的救济。例如:若标准制定主体未尽审查义务导致专利被纳入到标准中,或标准制定主体明知专利被纳入到标准中,即未告知专利权人也未向公众披露;在此种情形下,涉标专利权人是否有权拒绝许可实施其专利?该标准是否有效?标准制定主体将承担何种责任?涉标专利权人能否得到救济?

由于跨国企业、产业联盟等非官方标准制定主体在世界、区域、国家及行业标准化中起着越来越重要的作用,当涉标专利权人与标准制定主体混同时(产业联盟标准),如果对标准制定主体没有任何制约,就无法防止其为了追求利益最大化而可能产生垄断和知识产权的滥用。为此,笔者希望即将正式发布的司法解释或者相关法律,能够均衡各种涉标主体的权利义务,以构建一个完整的专利标准化规则。


结 语

新专利法将于2009年10月1日起实施,尽管这次专利法修订未涉及专利标准化问题,但即将公布的与此次专利法修订相配套的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》有望结束我国专利标准化问题无法可依的状况。

“ 先入为主、胜者为王! ” 希望更多的企业能够通过这次新专利法的实施,成为专利标准化之战的赢家。


发布日期:2009.09.19


  1. 详见:文件:The First The Winner Ch 20090919.pdf
  2. 国家知识产权局: “标准化中的知识产权问题”,http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2007/200804/t20080401_360934.html