商标侵权中的隐性反向假冒

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作者:仲奕, 刘佳殷; 来源:www.giprs.org; 源语言:中文

发布日期: 2009/05/06

一、案例概述

法院:某市中级人民法院; 原告:A公司(“Y”商标的权利人); 被告:B公司(侵权人)。

原告诉称:被告B公司多次购买原告生产的“Y”牌旧机械产品进行翻新,除去原告“Y”商标后以无标识的方式对外销售,妨碍了原告“Y”牌商标知名度的扩大,影响了其市场份额,构成对原告“Y”商标专用权的侵犯。原告要求被告停止商标侵权行为,并赔偿原告经济损失,承担原告律师费、调查取证费及案件受理费等诉讼费用。

被告辩称:其受客户委托,对原告A公司生产的旧“Y”牌机械产品进行修理,收取修理费。被告与客户之间不存在买卖关系,仅仅是提供劳务的行为,不改变标的物的所有权;并且,为客户修理旧“Y”牌机械产品在其经营范围内,属合法行为,没有侵犯原告商标权。被告要求法院驳回原告诉讼请求。

法院经审理查明:原告A公司将其合法持有“Y”注册商标制作成产品铭牌,固定在其生产的机械产品上。被告B公司多次购买他人使用过的“Y”牌旧机械产品,除去铭牌(“Y”商标),经修理后重新喷涂,以无标识的形式销售给用户。B公司承认以上述方法销售了3台“Y”牌机械产品,且买受人不清楚这3台机械产品的原生产厂家为原告A公司。另查明,原告A公司为诉讼支付了律师代理费、调查取证费若干元。

法院认为:原告A公司依法对“Y”商标享有所有权及使用权,并享有禁止他人不适当使用该商标的权利。注册商标中的商品商标与商品具有不可分离的属性。在商品流通过程中,拆除原有商标的行为,割断了商标权人和商品使用者的联系,不仅使商品使用者无从知道该商品的实际生产者,从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利,还终结了该商品所具有的市场扩张属性,直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权,并最终损害商标权人的经济利益。本案中,B公司的行为不是单纯的修理行为,而是将修整后的“Y”牌旧机械产品作为B公司的产品对外销售的货物交易行为。原被告双方属同一行政区域,被告B公司以低廉的价格销售其修整后的旧机械,对机械的使用市场形成影响,故应认定原告A公司因此遭受一定的经济损失。

综上,法院判决被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为,并判令被告赔偿原告大部分的经济损失及合理开支。


二、 案例点评

我们认为,本案的焦点是被告B公司将他人使用过的“Y”牌机械产品购回予以修整,去除商标标识后向他人销售的行为,是否属于对原告注册商标的隐性反向假冒行为。

商标反向假冒分为显性反向假冒与隐性反向假冒两类。商标显性反向假冒,一般指未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为,已经由《中华人民共和国商标法》第五十二条第(四)项加以规定,代表性案例是著名的“枫叶”诉“鳄鱼”一案。商标隐性反向假冒,一般指未经商标注册人的许可,擅自将其标识在商品上的商标除去,将商品无商标标识地加以销售的行为,至今没有明确的法律法规来调整这种侵权行为。本案可能是我们检索到的在司法实践中明确确认商标隐性反向假冒行为的判例,法院援引《中华人民共和国商标法》第五十二条第(五)项的规定,即“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的情形,认定被告的行为属于商标隐性反向假冒行为。

本案被告以“修理Y牌机械产品不属于销售”来抗辩原告的诉请,其应诉方案显然未切中要害。商标隐性反向假冒是否构成侵权,在司法实践以及理论界中都是有争议的,究其原因是商标法未就商标权利的限制作出明确的规定,导致法律从业者无法对这种行为后果作出确定的预期判断。持反对意见者主要以商标权利用尽理论来抗辩商标权利人在出售产品以后继续行使商标专用权。对此,我们的观点是:通常而言,商品经合法销售或转让后,商标权主体即无权禁止他人在市场上再行销售该产品或直接使用。但直到商品到达最终用户前,商标权人对标志在商品上的注册商标仍享有商标权利。本案中,被告B公司不是商品最终用户,商业流通过程尚未终止,在除去原商品上的注册商标后,无商标标识地将产品再销售的行为,属于商标隐性反向假冒行为。即,商标权利用尽理论仅适用在商标权利人和最终用户之间可以更好地保护商标权人的利益。

如果这一观点成立,现实中普遍存在的出口转内销的“剪标”商品销售,均符合上述商标隐性反向假冒行为的构成要件。孰是孰非,目前并没有明确的标准,关键是看今后立法者的价值取向。

综上,由于我国知识产权保护体系日益完善,假冒行为的技术含量也随之不断“升级”。例如,将他人商品上的注册商标除去并将其作为自己产品的一部分(“组件”)进行组装,在组装后的最终产品上标志自己的商标并对外销售。这种行为是否构成商标侵权?笔者对本案法院的判决结果较为赞同,该判决解释并明确了商标隐性反向假冒行为,希望在将来修订商标法时能够对相关问题进一步明确。