论我国实用新型专利检索报告制度的实施与完善

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作者:李洪江; 来源:北大法律信息网; 源语言:中文


【摘要】国家知识产权局于2006年12月27日向国务院上报了专利法修改草案送审稿,并得到国务院法治办的原则通过,其中涉及实用新型专利检索报告制度的相关规定成为该法律议案的一大亮点。与现行实用新型专利检索报告制度相比,该法律议案将出具检索报告作为请求处理专利侵权纠纷的必要条件,并将请求人的范围扩大至专利权人和相关利害关系人等[1]。此前对专利法修改的征询意见表明,现行实用新型专利检索报告制度存在以下问题:请求人的范围太窄、请求人对检索报告缺乏陈述意见的机会、检索报告不公开、检索报告的质量有待提高等。如何改进和完善实用新型专利检索报告制度,提高检索报告的质量,是本文研究的主要目的所在。

【关键词】实用新型;检索报告;实用证书;无效宣告请求

【写作年份】2008年


实用新型专利检索报告制度自2001年至今已经实施6年多的时间,作为实用新型专利初步审查制度的有益补充,在充分发挥实施实用新型专利初步审查制度审批程序简便高效的优势的基础上,有效地弥补了其带来的权利不稳定的不足之处。从实践情况看,2003年国家知识产权局做出的实用新型专利检索报告中40%被法院认定为"全部无效或部分无效",同年北京第一中级人民法院受理的侵犯实用新型专利纠纷案中,因被告在答辩期内提出无效宣告请求而中止诉讼则明显减少。这说明实用新型专利检索报告制度在实践重已经发挥其积极作用 [2]。

然而,与发达国家相比,实用新型专利检索报告制度在我国建立的时间毕竟还不长,我国对该制度本质特点和运作规律的认识还处于不断深化的过程之中,在某些层面也暴露出许多问题,因此我国实用新型专利检索报告制度也存在一些亟待完善之处。国家知识产权局在对专利法修改的征询意见过程中发现,现行实用新型专利检索报告制度存在以下问题: [3] 请求人的范围太窄、请求人对检索报告缺乏陈述意见的机会、检索报告不公开、检索报告的质量有待提高等。国家知识产权局于2006年12月27日向国务院上报了专利法修改草案送审稿,其中涉及实用新型专利检索报告制度的相关规定成为该送审稿的一大亮点。与现行实用新型专利检索报告制度相比,该法律议案将出具检索报告作为请求处理专利侵权纠纷的必要条件,并将请求人的范围扩大至专利权人和相关利害关系人等。

一、实用新型专利检索报告制度国际概缆

充分了解中国实用新型专利检索报告制度的现状和不足之处,学习和借鉴国外关于实用新型专利检索报告的相关规定和作法无疑对我国该制度的修改和完善有重要意义。

1、奥地利检索报告

在实用新型申请经形式审查合格后,奥地利专利局应就该实用新型申请提出一份检索报告。检索报告附有评价实用新型申请新颖性和创造性的对比文献。应特别指出,制定检索报告是强制性程序 [4]。

2、法国实用证书的检索报告

针对实用证书申请或实用证书而提出侵权诉讼程序时,申请人应当书面提出检索报告的请求。即无论在实用证书的登记前后,申请人都可请求作出检索报告。检索报告的内容与专利的审查报告要求相同。法国实用证书制度中存在与我国实用新型检索报告存在许多不同之处。法国实用证书检索报告的提出时间可以在授权之前也可在授权之后,这样有利于申请人对所申请的实用证书申请的实质性内容有清楚的认识,并且也有助于节约后续诉讼程序。 [5] 另外,法国实用证书检索报告的内容也不仅仅局限于新颖性和创造性的审查,其范围与专利审查是一致的。这样,报告的内容更加全面,更有利于确权之后的权利稳定。而我国现行的检索报告由于其内容的局限很易造成与无效决定的结论相反,给申请人和公众带来很大不确定性,不利于实用新型专利的推广和实施。还有,法国知识产权法典明确规定了在侵权程序时,检索报告是作为必要的文件必须提出的,法律地位比较明确,有利于节约成本。

3、韩国技术评价报告制度

韩国对实用新型采用单独立法,1961年制定了第一部《实用新型法》。在韩国修订《实用新型法》之前,韩国知识产权局对实用新型申请进行实质审查 [6]。而1999年随着日本实用新型法的修改,韩国废除了对实用新型进行实质审查的制度,修改后的新法,为实用新型申请引进了非实质审查的系统,即改为只对实用新型申请的基础要件进行审查的登记制度,并辅以技术评估制度。

4、日本技术评价报告制度

日本的实用新型在平成5年(公元1993年)后采取形式审查通过后,即授予新型专利的方式,实用新型由于不进行实质审查,为防止专利权人滥用,实行了检索报告制度。日本实用新型法 [7] 第29条第2 款规定,行使专利权时必须出具实用新型技术评价书。日本的实用新型检索报告(技术评价书)并不是行政决定,不能对其提出行政不服申诉或诉讼,如果要使实用新型专利无效,仍要提起无效诉讼。在日本,可登记性报告(技术评价报告)由审查员在对在先技术文件检索的基础上进行,从而使其能够对已经登记的实用新型权利的合法性作出客观的判断。它可以由任何人在该申请提交后的任何时间请求。 [8]

5、我国台湾地区技术评价报告制度

台湾地区自2004年7月1日修改后的专利法引入了技术评价报告的概念。按照台湾专利法第103条的规定:申请新型专利经公告后,任何人均可就新颖性、进步性规定有关的方面,向专利负责机关申请新型专利技术报告。也就是说,任何人可以在权利要求书的基础上就一个权利要求请求从主管当局如中国台湾省智慧产权局获得技术评价报告。 [9]

二、我国实用新型专利检索报告制度的实施现状

自2001年7月1日《专利法》第二次修改确定实用新型专利检索报告制度迄今该制度已实施6年多,截止到2006年12月底,国家知识产权局已做出实用新型专利检索报告(以下简称为检索报告)6609件,其中,实用新型专利全部具有新颖性和创造性的约占45.36%,不具有新颖性或创造性(含部分不具有新颖性或创造性的)约占54.64%。 [10]

(一)请求人提出检索请求的主要原因

为了了解请求人提出检索报告请求的主要原因,国家知识产权局进行了问卷调查。该调查共发放问卷300份,发放方式主要采取电话、信函和电子邮件的方式。调查问卷共计返回32份,返回率10%。 [11]

通过调查发现,提出实用新型专利检索请求的主要原因是专利权人准备向人民法院提起侵权诉讼或进行专利权转让。由于其他原因提出检索报告请求的,例如专利权人自身想了解专利权的稳定情况等,所占比例很小。在返回的32份问卷中,同时选择侵权诉讼和专利权转让的为29份,占到总量的90%。

(二)检索报告完成周期的统计分析

1、完成检索报告全流程周期的统计

现行专利法第57条第二款是这样规定的:专利侵权纠纷涉及实用新型专利的,人民法院可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门做出的检索报告。在实践中也是如此,大部分专利权人面对突如其来的侵权现象,首先向国家知识产权局申请检索报告,再想法院提起诉讼。统计数字显示,在2001至2006年之间由请求人提出请求,并已由国家知识产权局完成检索报告的案卷总数为6595份(该数据的具体解释见表2注)。为了进一步明确申请人从提出申请至得到检索报告的期限,这里需要对国家知识产权局完成实用新型检索报告的全流程周期进行统计分析。其中全流程是指:以请求人提出出具检索报告的请求日作为全流程周期的开始,经过国家知识产权局初审流程部统一受理后,经实用新型部初步审查,审查合格后进入承担检索任务的部门,经过检索员检索、并通过负责审核的审核员审核后,将检索报告交初审流程部发出,至案卷移交实用新型部备案结束。

表1对检索报告的全流程周期作了逐年的统计分析,分析的起止日分别为请求日和检索报告的发文日。这里需要说明的是,由于该发文日并不是国家知识产权局初审流程部的实际发文日,而是承担实用新型检索的部门在将检索报告发到初审流程部时的发文日,而初审流程部发出检索报告的时间约为3天,因此检索报告在国家知识产权局的全流程平均周期应为59天再加上3天左右的时间,约为62天。参见下文的分析可知,实用新型检索报告的前流程(从请求日开始到进入承担检索工作的部门为止)平均周期为32天,在制作检索报告部门平均周期为27天,后流程(发出检索报告)的平均周期为3天。

表1实用新型检索报告全流程周期统计分析 [12]

统计年度 案卷总数 请求日到发文日的平均周期 全流程平均周期
2001 574 60 63
2002 1121 59 62
2003 1032 71 74
2004 1092 61 64
2005 1456 56 59
2006 1320 52 55
总计 6595 59 62

2、检索报告在制作部门的周期统计

在对全流程周期进行分析的基础上,表2分别对从2001至2006年进入制作检索报告部门的6609份实用新型检索报告的周期数据进行了统计分析,数据显示,从案卷进入承担检索任务的部门开始,经过检索和审核,到发文日的平均周期为27天。

表2实用新型检索报告在制作部门的周期统计

统计年度 案卷总数(件) 平均周期(天)
2001 490 21
2002 1114 23
2003 1046 36
2004 1082 31
2005 1473 27
2006 1404 22
总计 6609 27

注:由于从请求日到进入制作部门有约32天左右的时间差(例如请求日在2001年底的案卷实际进入制作部门为2002年),因此表3统计的历年案卷数及总案卷数和表1并不完全相同。

由上述统计可以看出,国家知识产权局的初审流程部、实用新型部和承担检索工作的部门为缩短检索报告的制作周期做了大量的工作,从2003年到2006年,全流程周期呈现逐年缩短的趋势,从2003年的74天缩短到2006年的55天。

3、请求人对检索报告提出意见陈述的情况

2001至2006年由国家知识产权局完成的6609件检索报告中,请求人提出陈述意见的共有130件,占完成检索报告总数的1.97%,经过陈述已经改变检索报告结论的共38件,占0.57%。[13]下面分别统计其中结论改变的情况,如表3所示:

表3检索报告结论改变的情况

检索报告结论改变的情况 数量(件)
全部权利要求不具有新颖性或创造性变为全部具有 24
部分权利要求具有新颖性和创造性变为全部具有 6
全部权利要求不具有新颖性或创造性变为部分具有 6
全部权利要求具有新颖性和创造性变为部分具有 1
全部权利要求具有新颖性和创造性变为全部不具有 1

由上表可以看出:实用新型专利检索报告是国家知识产权局应请求人的请求单方做出的,在形成结论的过程中并没有专利权人的参与,由于目前检索报告制度未给予请求人提出陈述意见的充分机会,造成实际改变检索报告结论的案件少只又少。因此设置请求人提出陈述意见的程序,不但能够保证检索报告的质量提高实用新型专利权的稳定性,更能维护国家知识产权局的权威形象,形成全社会更加重视实用新型专利权的良好氛围。

三、目前我国实用新型专利检索报告制度存在的问题及完善建议

1、应当进一步明确实用新型专利检索报告的法律定位

目前,我国的实用新型专利检索报告的法律地位尚不明确。现有的法律、法规以及相关的司法解释均未对实用新型专利检索报告的性质予以明确的界定。根据《最高人民法院关于出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼条件的请示的答复》的相关规定:检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据,并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。并且该司法解释认为凡符合《民事诉讼法》第108条规定的起诉条件的案件,人民法院均应当立案受理。此外,国家知识产权局制定的实用新型专利检索报告标准表格上有明确的说明:此检索报告不是行政决定,请求人不能就此提起行政诉讼。因此该规定使得请求人也不能寻求司法救济,从某种意义上来说,实用新型专利检索报告更大程度上接近于一种信息咨询性质的报告,其效力还只能局限于实用新型专利有效性的初步证据。

台湾地区关于检索报告法律地位的观点是:新型专利权人行使权利时,应有客观的判断资料,因此要求其提供新型专利技术报告,导入新型专利技术检索报告制度的目的不是限制权利人提起侵权诉讼的权利,而仅仅是为了防止权利滥用。即使专利权人未提交新型专利技术报告,也并非不可以提起民事诉讼,对于未提供新型技术报告的案件,法院也并非一定不受理。如果以后专利权被撤销,专利权人诉他人侵权不成立而败诉时,专利权人有可能要承担一定的赔偿责任。

日本、韩国、法国均规定专利权人行使权利时,必须出具检索报告。即实用新型专利权利人向他人提出侵权指控,或者向他人提出侵权警告前,必须提供由专利局出具的检索报告(检索报告的制作大约需要3个月时间,意味着要在3个月前提出检索报告请求),并且初步肯定实用新型专利的新颖性、创造性后,才可进入指控他人侵权的程序。韩国的技术评价报告具有行政处分的效力。韩国专利局再制作技术评价书时,如果该新型符合新颖性、创造性才会做出维持原专利权的决定;如果专利局发现该实用新型有驳回或者无效的理由时,应该作出撤销该新型专利权的决定。另外,1999年7月12日欧盟有关《经修改的有关协调用实用新型专利保护专利的有关规定的指令的建议》第十六条第四款也规定,成员国有义务,而不是有权力在法律程序中强制要求提交检索报告,除非已经经过检索。

值得关注的是,在国家知识产权局于2006年12月27日向国务院上报的专利法修订草案送审稿涉及专利检索报告制度的相关规定。与现行实用新型专利检索报告制度相比,该送审稿将出具检索报告作为请求处理专利侵权纠纷的必要条件[14]。

2、实用新型专利检索报告形式审查存在的问题

申请人在提出实用新型检索报告请求时,《审查指南》做出了相应规定:专利权人应当提交请求国家知识产权局作出实用新型专利检索报告的请求书、专利说明书以及专利证书复印件。此外,请求书应当写明实用新型专利的法律状态,并附具有关证明文件。[15]然而,专利法只规定了专利权人有缴纳年费和实施专利的义务,并未要求专利权人熟知自己专利当前的法律状态。对专利局而言,专利局数据库中清楚地记载有每件专利的专利权人信息,并且由CPMSⅢ系统生成的证书可以在数据库中方便的查到其图形文件,专利权人没有提供的必要;并且,由全体专利权人签章完全可以证明请求人身份的真实、有效性。专利说明书本身是由专利局出具的,并且记载在CPRS数据库中,审查员在进行检索时,可以轻易得到该案卷说明书的完整信息,没必要要求专利权人提供。

当然相信国家知识产权局作出这样规定的初衷并不是对申请人提出实用新型检索报告进行限制,或者是因为制定本规定时没有CPMSⅢ系统的存在而只能由申请人自己提供亦或是得到申请人、审查员两者对相关信息进行双重确定,在此不作具体考证。既然当前在审查员CPMSⅢ系统中已经能够轻易得到相关信息的情况下,建议由审查员对申请人提出的实用新型专利检索报告的请求文件及专利状态进行核实。

3、提出检索请求的请求人资格范围过窄

根据我国专利法实施细则第五十五条第一款规定可知,有权请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告的请求人限于该实用新型专利的专利权人。除此之外的其他人,包括实用新型专利的被许可人、实用新型专利侵权案件中的被告等利害关系人,都无权请求国家知识产权局作出实用新型专利检索报告。

对此,目前的争议较大。由于只有实用新型专利权人才能够请求国务院专利行政部门做出检索报告,这就导致在专利侵权纠纷案件中,专利权人倾向于只提供对其有利的检索报告,也即仅仅向地方法院、地方专利行政机关提交结论是实用新型专利权利要求具有新颖性和创造性的检索报告,而否定了新颖性和创造性的检索报告则有可能不被提交。[16]同时,由于无效宣告请求人获得所涉实用新型专利检索报告的途径不够顺畅,因此在其提起实用新型专利的无效宣告请求时可能漏掉一些已作出的检索报告中引用的能够影响实用新型专利新颖性、创造性的对比文件,从而造成审查资源的浪费甚至影响无效宣告审查结果的公正性。

另外参考德国、韩国、日本等国家关于检索报告的法律法规,均规定“任何人”可以提起专利检索报告;另外均明确了专利检索报告需要公布的程序。但是中国仅允许权利人提出请求且不公布结论,因此在实践中有可能出现请求人为了得到一份有利于自己的检索报告而多次提出请求,从而造成前后结论的矛盾现象。

2000年8月25日通过的专利法的第二次修正案,为了避免检索报告的数量过多,不适当的增大国家知识产权局的工作负担,将检索报告的请求人限制在实用新型专利权人的范围内。发展至今国家知识产权局通过多种渠道增加审查能力,已经不再是影响请求人范围的因素。第二,从目前来看,社会公众特别是与所涉专利无关的人士不会主动或者无故向国家知识产权局提起检索报告的请求,因此请求人范围的放开并不会对“请求数量”造成太大影响,也就是说请求人范围与“请求量”无直接关联。最后,由于专利权之外的第三人无权向国家知识产权局请求检索,只能通过向其他单位提出申请的方式解决(如:专利代理公司、知识产权咨询服务公司等),造成同一实用新型专利的检索结论不一致的情况出现,反而会对国家知识产权局的权威性造成一定影响。当然上述现象的产生不完全是因为“请求人资格”的未放开,但是如果“请求人资格”彻底放开至任何人,那么其他人便没有寻找其他途径获得检索报告的必要性。

因此笔者建议我国专利法对检索报告的请求人的身份限制放宽至任何人并将提出检索报告的请求和国家知识产权局作出的检索报告在专利公报上予以都公告,既有利于利害关系人初步了解实用新型专利是否具备新颖性、创造性等,又能防止发生专权人拒绝提供对其不利的实用新型专利检索报告的情况。

4、实用新型专利检索报告请求的次数

在我国专利法及其实施细则中,对实用新型专利权人提出检索报告请求的次数均没有限制。专利权人如果对在先检索报告结论不满意,均可提出重新检索,在手续完备的情况下,国家知识产权局会再次出具一份检索报告。这样会产生不必要的重复劳动,同时由于检索报告不会是同一个审查员作出,对于同一份实用新型专利申请做出的检索报告的结论难免会出现前后不一甚至矛盾的现象。由于专利权人请求检索报告的次数可以不受限制。造成在实践中请求人为了得到一份有利于自己的检索报告多次提出请求的可能性。

鉴于以上事实的出现,应当对提起检索报告请求的次数进行一定的限制或者规定。根据本部分第3小节的论述,实用新型专利检索报告的请求人可以是“任何人”。在提出实用新型专利申请的同时,申请人可以提出检索报告请求(在本部分第5小节有论述);实用新型授权公告后,任何人(包括专利权人、专利受让人或者被许可使用人等利害关系人甚至其他第三人)都可以向国家知识产权局提出实用新型专利检索报告请求。那么,就有可能造成多人同时或者先后提出请求的可能性。如果允许这种情况的出现,国家知识产权局针对同一份实用新型专利作出多种或者不同结论的检索报告的现象就会出现;退一步讲,即使国家知识产权局采取措施限制不同审查员对同一份实用新型出具不同的检索报告,要求同一份实用新型均由同一审查员作出同样的检索报告,也即“一稿多用”。那么在检索报告已经做出的事实公开的情况下,再收取检索报告请求费有“不公平”的嫌疑。

因此笔者建议:将任何人针对同一件实用新型提起实用新型专利检索报告请求的次数限制为一次,并通过公开该检索报告作出的事实相配合,再设定相应程序允许相关公众复制该检索报告全文的权利。

5、实用新型检索报告的请求时机

没有设立实用新型检索报告制度前,实用新型专利发生侵权纠纷时,如果被诉侵权人提出无效请求,法院通常是中止诉讼审理,等无效宣告后,才继续进行侵权诉讼审理,这样诉讼时间很长。设立实用新型检索报告制度以后,法院可以借助检索报告,不必中止,直接进行诉讼审理,由此大大缩短了侵权诉讼的时间。但是,目前,从受理检索报告请求到作出检索报告,平均需要2—3个月时间。这个时间与过去实用新型专利的侵权诉讼时间相比不算长,但是对于已经发生侵权纠纷,急于进行诉讼的专利权人而言,却还是太长。因为,实用新型专利多数是生产周期较短的市场短期产品,如果发生侵权不能立刻进行诉讼,还需要为检索而耗去几个月时间,这对于专利权人来说十分不利。

现行专利法实施细则规定:授权决定公告后,权利人可以提出专利检索报告的请求,这样造成大量不符合新颖性、创造性规定的技术方案被授予专利权,影响了国家专利的形象。另外参考德国、法国等国家关于实用新型检索报告的规定,均给予请求人以选择时机的权利。此外,早日提出检索报告请求,早日进行专利检索,更有利于防止权利滥用以及避免权利人不必要的开支。

从另一层面来讲,我国检索报告的全称为实用新型“专利”检索报告,而习惯上专利即“专利权”的简称,那么如果允许请求人提出实用新型专利申请的同时提出检索报告请求,此时的检索便不能称为“专利检索”,因此涉及名称的更改。

6、请求人对检索报告结论缺乏陈述意见的机会

检索报告的制作过程与发明专利的实质审查是有区别的,目前来看,实用新型专利检索报告是官方应请求人的请求单方做出的,不采取“听证原则”,在形成结论的过程中并没有专利权人的参与,且审查的范围也仅仅限于新颖性和创造性。当专利权人不同意检索报告的结论时,他不能如同在实质审查中那样获得陈述意见的机会,也不能如同在实质审查中那样提出复审请求乃至向人民法院起诉。[17] 2006年新修订的《审查指南》第二部分第7 章13.4节规定:承担检索的部门在发现实用新型专利检索报告中的错误后,可以自行更正检索报告。请求人认为作出的检索报告存在需要更正的错误的,可以请求更正检索报告。[18]

更正程序仅仅起到了在专利权人发现检索报告存在错误时的事后救济的作用,然而在检索报告制作过程中没有与专利权人的交流,权利人也无法获得与审查员进行陈述意见的机会,因此,在某种程度上反而加剧了审查员制定检索报告的错误几率。

7、扩大实用新型专利检索报告的审查范围

现行专利法实施细则56条规定:经审查,实用新型专利检索报告请求书符合规定的,国务院专利行政部门应当及时作出实用新型专利检索报告。经检索,国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利法第二十二条关于新颖性或者创造性的规定的,应当引证对比文件,说明理由,并附具所引证对比文件的复印件。也就是说,我国实用新型专利检索报告的审查范围是专利法第22条所规定的新颖性和/或创造性的审查。对于该专利是否符合专利法第五条或第25条、第22条第4款、第26条第3 款以及实施细则第2 条第2 款的规定仅仅是处与检索的考虑给出相应的结论,且无需说明理由;至于专利法第26条第4款以及实施细则第13条第1 款、第20 条第1 款、第21条第2款等无效理由涉及的条款不再进行任何审查。而实用新型专利无效宣告请求的审查过程中,上述未涉及的条款均是无效请求人经常提出的无效理由,实用新型专利检索报告未依据这些条款给出相应的审查结论,导致即使经过检索的实用新型报告仍然存在备宣告无效的可能性,检索报告的结论只能针对部分无效理由发挥指导性作用,导致当事人的预期权利稳定性的和机会成本提高,一定程度上削弱了实用新型专利检索报告的实际意义和作用,更进一步影响了国家知识产权局的权威性。

当然需要考虑的是扩大实用新型专利检索报告的审查范围会不会成为“实质审查之实”的可能?笔者认为:实质审查是与初步审查相对应的审查制度,发明专利大多采实质审查制以保证发明专利符合专利法的授权条件以及其稳定性;在一定意义上来说,实用新型经过初步审查即授予专利权的制度与发明相比具有一定的缺陷,因此需要在侵权诉讼中规定“检索报告”作为侵权诉讼的必要条件[19],以弥补初步审查即授权所带来的后续程序中的麻烦。然而如果实用新型检索报告的审查范围与实质审查范围不同的,那么便无法防止“问题专利”的出现。再通过无效宣告程序进行对抗“专利权人”的无奈之举也在一定程度上加大了当事人的负担。将检索报告的审查范围扩大至“实质审查”范围并不是程序设置的重复。发明专利的实质审查是授权前的审查,而此处检索报告的审查是授权后的审查;两者所起到的作用以及承担的后果也不同。另外检索报告的审查并不能代替“无效宣告”审查,前者仅仅是作为初步证据而使用[20],而后者是具有无效或者维持专利权的作用。

因此笔者认为实用新型检索报告的审查范围不仅限于新颖性和创造性,还包括修改超范围、公开不充分等等。

结束语

宏观上来看,我国实用新型和外观设计专利的申请量和授权量在世界上已经名列前茅,但权利不够稳定,在一定程度上影响了我国专利制度的整体效果;对专利权人合法权益的保护还不够及时有效,不利于树立和巩固社会公众对专利制度的信心;一些滥用专利权的行为还未得到有效规制,影响了我国企业经营活动和创新活动的正常开展。

笔者还注意到,目前一些人明知其技术或者设计属于现有技术,本不应申请获得专利保护,却仍然利用实用新型和专利申请不进行实质审查的制度特点,不但申请获得实用新型专利,而且还恶意指控他人侵犯其专利权,干扰他人的正常经营活动。“问题专利”的存在在一定程度上影响了知识产权制度的权威性并打击了申请人申请专利的积极性,因此认真研究和分析实用新型专利检索报告制度的产生根源、从横向纵向两个角度阐释该制度的发展历程、从实际出发借鉴目前检索报告在实施过程中的经验和教训,才能推动实用新型专利在社会生活中发挥更大的作用。



【作者简介】

李洪江,北京市集佳律师事务所律师,专利代理人,中国法学会会员会员。电 话:86(10)59208942;传真:86(10)85111013;电子邮件:hongjiang.li@unitalen.com。


【注释】

[1] 参见:《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》第61条:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,专利权人或者利害关系人应当向人民法院或者专利行政管理部门出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

[2] 仪军:《实用新型专利检索报告在实践中的应用》,载《电子知识产权》2004年5月,第36页。

[3] 参见:http://www.sipo:81/index.html(国家知识产权局网站),2007年8月16日。

[4] 国家知识产权局实用新型专业委员会,《中外主要实用新型制度的对比研究》,2007年2月6日

[5] 马莹:《有关实用新型专利授权之后的检索报告》,载《海淀走读大学学报》2003年第4 期,第36页。

[6] 韩国于1999年7 月1日起施行新型专利新法,2006年2月9日韩国国会正式会议通过了特许法(相当于发明专利法)和实用新案法(相当于实用新型专利法)的修改案决议,自2006年3月3 日起发布并施行。

[7] 日本2004年修订的实用新型法于2005年4月1日生效。在日本,发明、实用新型和外观设计是“三法”分立,实用新型法和外观设计法与专利法存在共性的地方采取引用专利法的方法。

[8] 王丹:《日本知识产权保护现状与发展方向》,载《全球科技经济瞭望》1999年第2 期,第59。

[9] 同上。

[10] 国家知识产权局实用新型专业委员会,《实用新型专利检索报告在后续程序中作用的研究》,2007 年2 月

[11] 同上。

[12] 国家知识产权局实用新型专业委员会:《实用新型专利实施与运用状况研究》2007年2月,第27页。

[13] 同上。

[14] 参见:http://www.sipo:81/index.html,国家知识产权局网站,2007年6月28日。

[15] 《审查指南》,知识产权出版社2006年6 月修订版,第209页。

[16] 杨林村、邓益志、赵立新:《国家专利战略研究》,知识产权出版社,2004年第 1 版,第32-34页。

[17] 国家知识产权局实用新型专业委员会:《实用新型检索报告问题的研究》2006年1月18日,第12页。

[18] 《审查指南》,知识产权出版社2006年6 月修订版,第211页。

[19] 《中华人民共和国专利法修改草案(送审稿)》第61条规定:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,专利权人或者利害关系人应当向人民法院或者专利行政管理部门出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

[20] 我国知识产权局实用新型检索报告的表格上明确印有“此检索报告不是行政决定,请求人不能因此提起行政诉讼”的文字。


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