论股东知识产权出资中的若干法律问题

来自GIPRs
跳转至: 导航搜索

作者:刘春霖; 来源:北大法律信息网; 源语言:中文

【出处】《法学》2008年第5期

【摘要】 知识产权资本化之风险主要源自于知识产权的特性和公司资本运作两个方面。为防范公司接受知识产权出资可能出现的风险,应当从知识产权法律制度和公司法律制度两个层面建立知识产权资本化的法律规制体系,其具体内容包括知识产权出资主体与标的物的适格要件考察、知识产权出资方式与程序的法律规制。

【关键词】知识产权;资本化;公司;风险防范

一、风险考量:知识产权出资法律规制之必要性

对知识产权出资进行法律规制源自知识产权资本化所生风险,该风险主要包括知识产权资本本身所生风险和公司在知识产权资本运作上的风险两个方面。知识产权资本本身所生风险主要表现为:

首先,用于出资的知识产权有无权利瑕疵。其一,用作出资的知识产权的合法性问题。知识产权之合法性为合法凭证所证实。如出资人以商标权或专利权出资,其商标权或专利权有无商标注册证、专利证书或者受让该商标或专利的、经有关机构核准的合同书原件;出资人以计算机软件著作权出资,能否出示登记证书。[2]其二,用作出资的知识产权之稳定性问题。知识产权具有客体虚拟占有和权能多样化特征,[3]因此公司接受知识产权出资必须考察该知识产权的稳定性,即该项知识产权在法定保护期限内能够被权利人控制并受法律保护的程度。一方面,作为出资标的物的商标和专利,有可能因他人的申请而被“撤销”或宣告“无效”。另一方面,用作出资的知识产权可能会有第三人提出权利要求,导致该知识产权出资无效。再一方面,用作出资的计算机软件、工程设计图等著作权,亦可能涉及侵犯他人在先权利等情形。其三,用作出资的知识产权的时间性问题。知识产权具有时间性,“这是一种社会契约,即以国家面貌出现的社会同知识产品所有人签订的特殊契约。”[4]过期的知识产权无投资价值,虽未过期但保护期行将届满的知识产权的价值亦将大打折扣。其四,用作出资的知识产权的地域性问题。一则产品出口企业接受知识产权投资时,其产品所包含的该知识产权只在本国受法律保护,产品一旦出口则另当别论。要出口自己的产品,必须先到目标国申请取得知识产权。但在我国已经取得知识产权的知识产品到他国未必能取得知识产权;即使能在他国取得知识产权,其中的成本亦应纳入考虑范畴。二则企业接受国外知识产权出资,宜审查该知识产权是否已经在我国受到有关法律的保护。

其次,用作出资的知识产权之商业化程度如何。其一,用作出资的知识产权在技术上是否实用。“知识产权制度从建立之时就植根于知识商品化的基础之上”。[5]具有可实施性,商业化程度高,乃知识产权资本化的必要条件。以专利为例,专利法要求申请专利的发明创造除应具备新颖性和创造性外,还应具备实用性,并将“实用性”界定为“能够制造或使用,并且能够产生积极效果”。但此实用性要求,只是强调申请专利的发明创造体现为具体方案,具备实施之可能性,并不要求能够立即制造或使用,乃至已经制造或使用。易言之,已经取得专利权的知识产品很可能距真正在产业领域中的广泛实施还有相当长一段距离。其二,用作出资的知识产权市场前景如何。创造性智力成果一般是先进的,但先进与市场前景毕竟不能划等号。“只有能够带来实际利益的有价值物,才可以作为出资的标的物,不为公司营业所需者不宜用于出资。”[6]一项发明专利从申请日到授权日可能长达三、四年时间甚至更长;某项发明创造在申请专利时很有潜力,但在取得专利权时其市场潜力很可能已大打折扣甚或不复存在。另外,专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的相关技术比较而言,更加先进而又尚未公开的技术往往是专利技术的“克星”。其三,用作出资的知识产权经济寿命之长短。知识产权的经济寿命并不等同于其法律保护期。于创造性智力成果权而言,有效期即将届满的知识产权其经济寿命无疑为时不长,但有效期较长的知识产权其经济寿命也未必就长。专利制度在对发明人、设计人的发明创造给予一定时日的“独占”性法律保护的同时,也以公开该发明创造为条件。专利文献的公开,使人们在原有专利技术基础上开发出更加先进技术从而淘汰已有专利的时间大大缩短。基于此,企业接受知识产权出资,需要将标的物的经济寿命与知识产权的有效期分开考虑。其四,用作投资的知识产权在技术和法律上有无其他制约因素。一方面,用商标、专利、计算机软件等出资,该知识产权在出资之前是否已经许可他人使用,已经许可多少人使用,许可他人使用的时间、范围等,都对该知识产权能否用作出资以及作价大小起决定作用。另一方面,用专利技术出资,该项专利技术是否属于从属专利。从属专利,即“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施。”[7]这种情况多见于改进发明,即后一专利是在前一专利基础上的改进,通常情况下,后一专利先进于前一专利,而前一专利又尚在有效期内,那么后一专利之权利人要实施自己的专利,就必然构成对前一专利的侵犯。易言之,欲实施后一专利就不得不先取得前一专利权人的许可,这意味着必须支付一定使用费,此等专利在出资作价上势必要打折扣。

公司接受知识产权出资在公司资本运作上的风险主要表现为:

首先,接受知识产权出资后公司之资本配置比例是否失调。知识产权资本固然是公司资本的重要组成部分,但其作为经济学上的无形资产只有与有形资产合理配置才能发挥其效能。国家科委、国家工商行政管理局发布的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第3条规定:“以高新技术成果出资入股,作价总额可以超过公司注册资本的20%,但不得超过35%。”企业接受知识产权出资必须考虑本企业注册资本总额以及知识产权资本的作价金额,确保两者之间比例适当。

其次,用作出资的知识产权丧失后公司资本如何填补。现代企业作为资本集合体,其信用基础寄托于其责任财产的真实和稳定。为此,大陆法上有所谓公司“资本三原则”,即资本确定原则、资本维持原则和资本不变原则。我国公司法将此精神贯彻其中。资本维持原则要求公司在经营中维持与资本总额相当的财产。设若公司接受知识产权出资,那么该知识产权有效期届满后,该知识产权价值势必降低乃至为零,此时公司资本必须填补,否则将有悖公司资本维持原则。[8]

知识产权资本化所生风险之法律防范机制的构建,与公司接受知识产权出资行为的法律性质息息相关。关于公司接受知识产权出资行为的性质主要有两种学说,一是认为,用包括知识产权在内的“现物”[9]向公司出资,或者称“实物出资或实物接受”[10],属于与金钱出资并列存在的独立的出资方式,它并非金钱出资的替代方式;“现物”的给付与股份或股权的取得是对价关系,现物出资可被看作是出资者与公司之间的有偿的、双边的合同,因此现物出资风险的防范应适用民法规定。[11]二是认为,新股发行时的现物出资,可以看作是双边、有偿的合同,适用民法的规定防范其中风险固然可行;但公司设立时的现物出资是公司设立行为,而非股份认购行为,因而不是双边有偿合同,其中的风险防范宜从公司组织法角度,发展出相应的不同于民法的制度。[12]鉴于此,本文拟从民法和公司法两个层面,主要着眼于公司设立时的知识产权出资,同时兼顾新股认购时的知识产权出资,从知识产权出资主体、标的物、方式、程序等四个方面,尝试构建知识产权出资之法律规制体系。

二、出资主体适格:公司法与知识产权法的二维审视

从公司法视角审视,知识产权出资主体应不限于公司发起人。有学者强调:“从我国《公司法》的条文来看,只规定了股份有限公司发起人得以货币以外的实物、无形资产折价入股,但未规定发起人以外的认股人是否可以货币以外的方式折合股款。应当认为,我国不允许发起人以外的认股人以实物、无形资产出资,但在公司合并时当属例外。”[13]笔者以为,股份有限公司发起人以非现金形式出资自是常例,但至少从理论上讲发起人以外的股东亦应有权以非货币财产出资。以知识产权为例,并非只是在设立之初公司才需要先进技术、知名品牌,在公司存续期间,不断引进先进、实用之技术成果,善于运用知名品牌开辟市场,均为关乎公司生死存亡之举。于发展视角看,公司吸收知识产权出资比花费重金购置知识产权更利于公司长远利益,非但可为公司节约大量资金,而且更加利于知识产权功能之发挥。因此,应允许公司在存续期间以知识产权出资。

依照规定,自然人、法人或者其他组织均可作为公司出资人。他们在用知识产权出资时,必须对该知识产权享有合法处置权,确保接受出资方对该知识产权可以对抗第三人。此虽为组织法规定,实质上是为作为民事法律行为的知识产权出资设定了条件。从知识产权法视角审视,知识产权出资主体适格宜做如下考察:

公民个人以专利权、计算机软件著作权等知识产权出资,应当考察该知识产权属于职务技术成果抑或非职务技术成果。在执行本单位任务过程中或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造是职务发明创造;职务发明创造的处置权一般归法人或其他组织,发明人或设计人不能以个人名义用其出资,当然发明人或设计人对此与其所属法人或其他组织另有约定者除外。我国《著作权法》第16条规定,一般情况下职务作品之著作权由作者享有,法律另有规定或当事人另有约定者除外。该法同时规定,作者享有职务作品著作权的情况下,作者所属的法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用该作品。“作品完成两年内,未经单位同意作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。”此表明,作者以该著作权中的经济权利向公司出资亦应受此限制。我国《计算机软件保护条例》第13条规定,自然人针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件以及主要利用法人或者其他组织的物质技术条件开发并由法人或其他组织承担责任的软件,其著作权由法人或者其他组织享有。可见,倘若自然人用职务技术成果以个人名义出资,就有可能被其所属法人或其他组织提出异议或者权利要求,给接受该技术成果出资的公司带来诸多麻烦。

法人或者其他组织以知识产权出资,应考察出资主体的权利能力和行为能力。我国《民法通则》根据法人活动性质将法人区分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。首先,在机关法人中,国家授权投资的机构或部门可以代表国家向公司出资人股,因此它们当然可以用国有知识产权向公司出资。除此之外,机关法人不宜成为知识产权出资人。因为国家机关无营业财产和责任财产,只有用于机关公务的预算经费,不适宜向公司出资。其次,关于其他法人,“出资人为法人,包括企业法人(含外国公司、企业等)、事业单位法人和社会团体法人。”[14]只要其对某项知识产权享有合法处置权,就可以以此向公司出资。第三,“其他组织”作为知识产权出资人,一方面该其他组织原则上应属于独立之民事主体,能够与企业的其他出资人平等地享有权利和承担义务;另一方面,该其他组织应确实对用作出资的知识产权享有合法处置权。

多个主体用其共有之知识产权出资,应当考察此多个主体之间之法律关系。以共有知识产权向公司出资有两种情形,一是委托开发的技术成果,法律规定由委托合同双方当事人在合同中约定技术成果权利的归属;约定不明或者未做约定的,所开发出的技术成果处置权归受托方享有。二是合作开发的技术成果,该成果归合作开发各方共有,一方对该成果之处分,须经其他各方同意,并且所得收益共享。[15]鉴于此,多个主体以共同享有权益的知识产权出资,首先要确认出资人对该知识产权是否拥有处置权,其次要对出资后共同权利人的权利义务作出约定,尤其是他们对企业的收益分配、亏损分担、参与公司事务执行的权利与方式等等。

三、出资标的物适格:知识产权资本的法律选择

出资标的物之适格要件,日本法采四要件说,即确定性、现存的价值物、评价的可能性和独立转让的可能性。瑞士法采五要件说,即明白的确定性、事实上存在价值、评价可能性、独立转让性和公司目的框架内的收益力。[16]有学者将中国出资标的物的适格要件概括为五要件,即确定性、价值物的现存性、评价的可能性、有益性和可独立转让性。[17]本文拟结合我国现行立法与实践,仅就知识产权出资标的物之适格条件进行考察。

我国《公司法》第27条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。”关于股份有限公司发起人出资,《公司法》第83条规定,“发起人的出资方式,适用本法第27条的规定。”可见,我国《公司法》对用作出资的知识产权规定了“可以用货币估价并可以依法转让”和“法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”两个前提。

我国外商投资企业法就出资人以知识产权出资亦有详细规定。我国《中外合资经营企业法实施条例》第25条规定:“合营者可以用建筑物、厂房、机器设备或其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。”第28条规定,作为外国合营者出资的工业产权或专有技术,必须符合下列条件之一:(1)能生产中国急需的新产品或出口适销产品的;(2)能显著改进现有产品的性能、质量,提高劳动生产率的;(3)能节约原材料、燃料、动力的。1988年对外经济贸易部和国家工商行政管理局发布的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》,明确合营各方认缴的出资中,工业产权应为出资者所有并且未设立任何担保物权。《中外合作经营企业法》第8条、《外资企业法实施细则》第26条都规定,企业投资者可以用“工业产权”和“专有技术”作为合作条件或投资方式。

我国《合伙企业法》第16、64条规定,普通合伙人、有限合伙人都可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资。合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,需要评估作价的,可以由全体合伙人协商确定,亦可由全体合伙人委托法定评估机构评估。该法第17条规定:“以非货币财产出资的,依照法律、行政法规的规定,需要办理财产权转移手续的,应当依法办理。”可见,我国《合伙企业法》强调用作出资的知识产权应当具有“可转让性”,并“依法办理财产权转移手续”。

由上可见,我国企业法律制度关于知识产权出资标的物的规定在概念使用以及范围界定上较为混乱。在概念使用方面,《公司法》和《合伙企业法》规定股东、合伙人可以用符合条件的“知识产权”出资,而外商投资企业法规定的知识产权出资标的物仅限于“工业产权”和“专有技术”。在出资标的物范围方面,外商投资企业法规定的“工业产权”和“专有技术”显然无法包括著作权,同时《公司法》和《合伙企业法》规定的“知识产权”出资能否包括“专有技术”亦存疑问。本文认为,其一,我国外商投资企业法将知识产权出资标的物限于“工业产权”和“专有技术”范围实为不妥。著作权乃知识产权之重要组成部分,毫无理由将其排除于知识产权出资标的物之外。著作权客体不只是局限在文学、艺术领域,尚有相当一部分作品属于科技作品,如计算机软件、产品设计图及其说明、工程设计图及其说明、建筑模型、数据库等,其著作权出资之可行性、必要性不言而喻。更何况文学、艺术作品著作权亦并非都不能成为出资标的物。其二,可资本化的并非所有知识产权,知识产权出资标的物范围是有限制或选择的。只有那些于法律和事实上能够用来转让的知识产权方能作为出资。比如证明商标在性质和法律上不允许转让,其虽属知识产权范畴,却不能被用以投资入股。再如进人民事执行程序中的知识产权以及设定了担保的知识产权,因为其处置权受到限制,所以亦不能资本化。其三,就立法实践看,现有关于知识产权资本化的规定主要集中于企业法律制度中,知识产权法律制度则无专门规定;现有相关规定几乎全都局限于知识产权“可以作为企业的一种投资方式”的原则规定,至于不同的知识产权如何资本化、各自资本化的具体条件和程序上的规制等,相关法律法规则较少涉及。

为知识产权资本运营安全计,本文以为,公司应对用作出资的知识产权适格性做如下考察:

首先是“有效性”考察。“有效性”,一是指合法性,二是指“可靠性”。出资方应当保证其用作出资的知识产权合法、有效,承诺第三方不能根据知识产权法或其他法律对此提出任何权利要求。合营企业合营各方认缴的出资应当是合营者自己所有并且未设立任何担保物权的工业产权、专有技术等,但凡以实物、工业产权、专有技术作价出资的,出资者应当出具拥有所有权和处置权的有效证明。[18]在用知识产权认缴出资时,出资人应提交该知识产权的有关证明材料,包括专利证书、商标注册证、著作权登记证明文件、知识产权受让合同、有关该知识产权的技术特性、实用价值、发展前景、实施条件等方面的有关技术文件,作为出资合同的附件。“可靠性”系出资方承诺,用知识产权出资后依照约定提供相关技术资料和咨询、培训服务;保证提供的资料完整、可靠;保证用作出资的知识产权适于所投资企业的应用。

其次是“可行性”考察。知识产权量化为产业资本后所占公司全部资本的比例应当有所限制,因为知识产权并非公司经营的唯一要素,它只有与货币、实物等有形资本合理配置,才能充分发挥其效能。我国现行公司法有“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”之规定,从而在一定程度上限制了包括知识产权在内的非货币资产出资的比例。确定企业知识产权资本与现金资本、实物资本比例适当的一般原则是:在合理作价前提下,企业的技术密集程度和先进程度越低,其知识产权出资的比例应当越小,反之,企业的技术密集程度和先进程度越高,其知识产权投资越应受到鼓励。

关于特定投资者可否单纯以知识产权出资,学界认识不一。有学者认为,投资者不宜单纯以知识产权出资,必须在用知识产权出资的同时再出资一定比例的现金或实物。[19]笔者认为此种做法过于保守。在某一特定公司的资本构成中,只要知识产权资本与其他资本总体比例适当即这不仅因为公司法中无此苛刻规定,而且此等苛求势必会在客观上为知识产权资本化设置人为障碍,打击当事人以知识产权出资的积极性。

再次是“可转让性”考察。知识产权出资人可以选择“知识产权转让”或者“知识产权许可使用”任一方式出资。出资方式之不同决定对该知识产权的要求也有所不同。[20]

一方面,知识产权出资人若以转让方式出资,则该知识产权必须不足以产生误认、混淆或者其他不良影响。关于可否以商标“部分转让”方式出资值得商榷。我国《商标法实施条例》第25条第2款规定:“转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并办理。”实践中,众多公司尤其是名牌企业推行“名牌延伸”策略,一件商标往往注册使用于多种商品或服务之上。从理论上讲,该企业出于生产经营目的考虑是可以将该商标进行部分转让出资的。对此,《欧洲共同体商标条例》第17— 19条有“商标权可以全部转让,也可以部分转让,可以连同企业经营,也可以不连同”的规定。[21]香港《商标条例》规定,注册商标的转让或转移可以是全部商品或服务注册专用权的转让或转移,也可以是部分商品或服务注册专用权的转让或转移。受让人无论是全部还是部分地得到原商标权利,都有权对侵犯了自己享有的那部分注册商标专用权的行为起诉。[22]是否允许商标“部分转让”出资,判断的标准乃是否足以产生误认、混淆或者其他不良影响。

另一方面,出资方以知识产权许可使用方式向有限责任公司出资,则其再向第三人转让该知识产权就应受到限制。因为,知识产权人以该知识产权实施权出资后,再将该知识产权转让于第三人,那么若知识产权受让人直接取代知识产权转让方成为所投资公司的新股东,则违反我国《公司法》有关出资人转让出资须经其他股东过半数同意,同等条件下其他出资人有优先购买权的规定;若知识产权受让人不直接取代知识产权转让方的股东地位,允许原知识产权人继续享有股东权利,则与知识产权法的基本原则相悖。同时,出资方以知识产权许可使用方式出资,则知识产权人不得再与第三人签定该知识产权的许可使用合同。否则,会令该知识产权资本价值因第三人的使用而处于一种不稳定状态,这势必与公司法上的资本维持、资本不变原则相悖。

最后是“独立性”考察。知识产权资本之“独立性”,强调知识产权资本化不得附加任何不合理条件。实践中,知识产权出资人为维护自身利益,常常要附加一些条件,如要求接受知识产权出资的公司保证专利产品或使用特定商标的商品的质量、维护名牌商标的信誉等等。但禁止依赖其技术优势而附加不合理条件,禁止非法垄断技术,妨碍技术进步。[23]

四、出资方式选择:知识产权出资各方利益之权衡

“约定使用是无形财产权利使用制度中最为常见的使用方式,它包括无形财产权的许可使用、转让及质押等制度。”[24]可见,以知识产权向公司出资的具体方式包括“转让”和“许可”两种。

知识产权资本化有知识产权转让和许可两种方式,但知识产权资本化并非简单的知识产权转让和许可。如出资人以转让方式出资,表面上看是将特定知识产权完全“卖”与所出资的公司,但有两点与普通知识产权转让相异:一是出资方为此并未获得知识产权出让对价,而是因此获得所投资企业的股权;二是出资方可能并未完全丧失该知识产权,出资人可以股东身份享有公司终止时的剩余财产分配权,其可依照约定分得该项知识产权,使其重新回到出资者之手。鉴于此,知识产权出资人不能简单地从知识产权转让、使用许可的角度分析这两种出资方式的利弊。资本化了的知识产权乃动态资本,颇不稳定,这非但属于接受出资的企业所必须考虑的因素,而且也是知识产权出资人选择出资方式时务必斟酌的内容。以商标权出资为例,用作出资之商标权在所投资的企业终止时,尚可重新回到出资人手中,则该商标在资本化期间的价值波动,尤其被所出资公司压下不用致使其价值降低的情形,将事关商标出资人的切身利益。“在合资经营中作为出资方式的,可以是我方商标的转让,也可以是我方商标的使用许可。在后一种方式下,我方在合资之外,仍保留了自己使用的权利。以这种方式出资,我方的驰名商标被消灭、被压下不用的可能性就比较小。”[25]事实上,这对于用商标权向内资企业投资也不无启发。

以知识产权转让方式出资,各方须符合法律关于知识产权转让之规定。首先,接受知识产权出资的公司必须符合法定条件:接受商标权出资的公司必须具备《商标法》规定的商标注册申请人的资格,接受专利技术出资的企业必须符合《专利法》对专利权主体资格之规定;企业接受人用药品、烟草制品的注册商标出资,须具有相应商品生产主管部门的许可经营证明;接受知识产权投资,必须保证使用该知识产权的商品或服务的质量。其次,知识产权出资人须履行法定义务:出资方用商标权或专利权转让方式出资,应将特定商标权或专利权整体完全转让出资;[26]出资方倘若用已许可他人使用之知识产权出资,须征得被许可人同意,不得因此而损害被许可人的利益。

以知识产权许可使用方式投资是指知识产权人保留知识产权最终处置权,而仅“让渡”该知识产权中一定期限和范围的使用权给接受出资的公司。在投资协议中,双方具体约定该知识产权使用权的范围和内容。知识产权许可使用权具有资本属性,能用来创造新的价值,所以可用来投资。“在技术贸易中,真正由一方把自己的专利技术的所有权转让给另一方(即‘卖专利’)的情况非常少见;希望得到先进技术的人,通常也只想得到有关技术的使用权,很少有人会去‘买’别人的专利,因为买专利要比只取得使用权的花费多得多。”[27]出资人以知识产权许可使用方式出资,应当遵循知识产权法和合同法的有关规定。

从公司法角度考察,知识产权出资可能存在法律障碍。知识产权具有时间性,用作出资的知识产权的有效期可能与接受该出资的公司的经营期不相一致,这时无论是以知识产权转让方式还是以知识产权许可使用方式向公司出资,都会与公司法资本维持原则冲突。表现之一是知识产权资本的有效期如果短于公司经营期限,则公司将难能实现其资本维持;表现之二是知识产权的价值具有不稳定性,如商标价值与该商标之使用情况以及使用该商标的商品质量状况息息相关,专利技术和计算机软件等的价值与新技术开发运用情况以及市场变化关系密切。一旦知识产权资本价值波动致使其低于出资时的评估价值,则亦令公司不得不采取有关资本维持措施。

笔者以为,这一法律障碍可以通过以下途径解决:

其一,为实现公司资本维持,对知识产权资本有效期短于公司经营期的情形,可通过知识产权出资各方意思自治加以规制。一方面,以商标权出资,若采商标权转让方式出资,则接受出资的公司成为商标权人,公司只要依法办理该商标续展注册,则断无商标有效期短于公司经营期之情形;若采商标权许可使用方式出资,则应当在出资合同中约定,商标权出资人有依法办理该商标续展注册义务。另一方面,以专利技术出资,无论采转让方式还是采许可使用方式,若专利有效期短于公司经营期,则应当由该专利出资人承诺其有后续改进技术成果的反馈义务,并就反馈后续改进技术的具体步骤以及不能反馈后续改进技术时的补救做出明确约定。再一方面,由于著作权保护期较长,所以以著作权向公司出资较少出现知识产权出资有效期短于公司经营期进而与资本维持原则冲突的情形。若确实出现此种情形,则可效仿专利出资情况下由出资双方事先约定补救措施的办法。

其二,公司存续期间知识产权资本之价值波动,若属于股东知识产权出资不实,则宜严格执行我国《公司法》第28条之规定,股东不按照规定缴纳出资的,“除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”公司存续期间知识产权资本贬值,若属于市场因素所致,则不宜援引上述公司法规定,此乃知识产权资本固有风险,应当由公司承担责任,与出资人无涉。出资后的知识产权资本在公司经营中发生增值,亦属于公司资本积累,应当由公司享有该增值收益,知识产权出资人亦无权主张。

其三,《公司法》应当强调股东出资不实或不当的“董事连带责任”。如此不但能够确保公司资本维持及知识产权出资人资本填补义务的履行,而且会促使公司成立时的董事审慎对待知识产权出资,恪尽职责,防患于未然。

五、出资程序规制:知识产权出资风险之程序控制

出资公示应当为所有非货币财产出资的共同程序要求。规制公司接受知识产权投资之主要目的,在于保障交易公平,确保知识产权资本确定、可靠,其出资价值不被高估。尤其实践中以知识产权出资的往往是公司发起人或者大股东,其在公司设立过程乃至公司成立以后的特殊地位,决定对知识产权出资进行程序规制十分必要。信息公开乃公平的最好保障。正如美国法官Brandeis所言,“阳光是最好的消毒剂,电灯是最好的警察。”[28]因此,出资人以知识产权向公司出资,有义务将此出资的详细情况尤其是评估作价情况记载于入股协议和公司章程。虽然我国《公司法》中有有限责任公司章程应当记载股东出资方式和出资额之规定,但并未要求记载出资标的物名称、出资价值、评估方法、相应股权等足以防止该股东虚假出资、非法抽回出资的重要信息。

知识产权资本化的程序大致可分五步走:一是知识产权投资协议的签署。具体包括对知识产权出资之可行性、必要性、经济前景、得益与风险等进行充分调查论证,据此作出知识产权出资决策;通过知识产权投资商务谈判,就知识产权资本化过程中各方条件、风险防范、权利义务及企业经营期限、善后问题处理等事宜达成一致,以此作为签约基础;对用作出资的知识产权进行评估作价;签约并依法办理特定知识产权投资合同的登记核准手续。二是公司章程的制定。三是必要的行政审批。四是出资交付并验资。五是确立公司的组织机构,依法办理有关登记手续。知识产权出资步骤,多由公司组织法加以规制,本文仅就其中几个有关法律问题予以解析。

商标权出资的程序要求包括:第一,必须在有关投资文件中明确商标投资方式,商标作价金额,使用商标的商品、数量、时限及区域,商标收益分配,公司终止后商标权归属等内容。[29]第二,采用商标权转让方式出资,应由商标出资方与接受方向商标局交送《注册商标转让出资申请书》一份,附送原《商标注册证》,具体程序由接受出资的公司办理。商标局受理后依法审查、核准后将原《商标注册证》加注发还并予以公告。第三,采用商标许可使用方式出资,必须签订书面商标许可使用出资合同,并将合同报商标局备案,同时报当地工商行政管理机关存查。第四,企业接受商标权出资后在登记注册时,应向工商行政管理机关提交商标主管部门的审查文件。未提交审查文件的不予核准登记注册。企业以商标权出资,报商标主管部门审查时,应当提交商标评估报告及有关商标投资文件。

以高新技术成果[30]出资入股的程序要求主要包括:以高新技术成果出资入股,作价金额超过公司注册资本20%,需经科技管理部门审批,即由技术成果出资人或出资各方共同委托代表,向科技管理部门提出高新技术成果审查认定申请,并依法提交有关文件和资料;科技管理部门对符合条件的高新技术成果,出具《出资入股高新技术成果认定书》;公司收到该认定书之日起3个月内,到工商行政管理机关办理公司登记手续。

以特定技术成果出资,其出资合同必须依法办理批准手续。这主要包括:第一,以涉及国家安全或重大利益、需要保密的技术出资,其出资合同须由核定密级的机关审批。[31]用核定密级之技术成果订立出资合同而未经核定密级的机关批准的,不认为合同成立;由此泄露国家秘密,给国家造成损失,得依照我国《保密法》的规定承担法律责任。第二,以列入国家计划或者省、自治区、直辖市计划的重要科技项目出资,出资合同由国务院主管部门或省、自治区、直辖市主管部门审批。第三,就易燃、易爆、高压、高空、巨毒、建筑、医药、卫生、放射性等高度危险或者涉及人身安全和社会公共利益的技术项目出资,其出资合同应按照国家有关规定办理审批手续。国家对这些技术实施的场所、程序、人员、设备、检测与管理等均有特殊规定。第四,倘若外国人或无国籍人用知识产权向中国企业投资,其投资合同必须报国家对外经济贸易主管部门或其授权部门批准。

【作者简介】

刘春霖,河北经贸大学法学院、中南财经政法大学知识产权研究中心。

【注释】

[1]本文为教育部人文社会科学研究2007年度规划基金项目“知识产权的资本化研究”的研究成果。

[2]虽然依照我国现行法律的规定,计算机软件著作权同其他作品的著作权一样都是自然产生的,登记不是计算机软件著作权取得的必要前提,但是我国《计算机软件保护条例》第7条规定:“软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。软件登记机构发放的登记证明文件,是登记事项的初步证明。”为确保该软件著作权的合法性,防范公司接受计算机软件著作权投资可能出现的风险,笔者认为计算机软件出资人应当依法办理其计算机软件著作权登记,并向对方出示登记证明文件。

[3]参见吴汉东等:《知识产权基本问题研究》,中国人民大学出版社2005年版,第40页。

[4]《国外专利法介绍》第1册,知识出版社1981年版,第12页。

[5]同前注[3],昊汉东等书,第39页。

[6]赵旭东:《公司资本制度改革研究》,法律出版社2004年版,第122页。

[6]《中华人民共和国专利法》第50条。

[8]企业接受商标投资一般不会涉及此类问题。这是因为,一方面,注册商标虽然也有有效期,但法律规定,注册商标有效期届满时可以依法续展,从而保持该商标权一直有效;另一方面,商标权与其他知识产权的一个明显不同,就是该商标使用的时间越长,往往其所承载的信誉越多,因而其价值越大,其他知识产权的价值一般是随着对其的使用以及时间的推移而不断贬值。

[9]“现物出资”是日本商法上的范畴,指金钱以外的任何形式的出资,包括动产和不动产,也包括工业产权、专有技术等无形财产。参见(日)志村治美:《现物出资研究》,于敏译,法律出版社2001年版,第72页;赵旭东主编:《境外公司法专题概览》,人民法院出版社2005年版,第417页。

[10]“实物出资或实物接受”系德国、法国法上的范畴,指用确定经济价值的财物出资。如德国《有限公司法》第5条、《股份公司法》第27条、法国商事公司法第75条、第80条均有此表述。参见刘宗胜、张永志:《公司法比较研究》,中国人民公安大学出版社2004年版,第176、177页;毛亚敏:《公司法比较研究》,中国法制出版社2002年版,第225页。

[11](日)志村治美:《实物出资研究》,李凌燕译,载王保树主编《商事法论集》第1卷,法律出版社1997年版,第413页。

[12]李黎明:《中日企业法律制度比较》,法律出版社1998年版,第191页。

[13]徐燕:《公司法原理》,法律出版社1997年版,第328页。

[14]王保树、崔勤之:《中国公司法原理》,社会科学文献出版社1998年版,第80页。

[15]参见《中华人民共和国合同法》第339、340条和《中华人民共和国专利法》第8条。

[16][日]志村治美:《现物出资研究》,于敏译,法律出版社2001年版,第134页。

[17]参见冯果:《股东现物出资若干问题研究》,《中国法学》1999年第6期。可,不能也不必苛求某一特定投资人在用知识产权出资的同时再用一定比例的其他财产出资。

[18]参见对外经济贸易部和国家工商行政管理局于1988年1月1日发布的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第2条。

[19]参见唐芸英:《浅谈外商投资企业工业产权投资问题》,《中国专利报》1998年2月18日第3版。

[20]参见郑成思:《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》,中国人民大学出版社1996年版,第148页。

[21]同上注,第157页。

[22]史际春:《香港知识产权法》,河南人民出版社1997年版,第203页。

[23]最高人民法院2001年6月15日发布《最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要》(法[2001]84号)第11条规定,技术合同内容有下列情形的,属于《合同法》第329条所称“非法垄断技术,妨碍技术进步”:(1)限制另一方在合同标的技术的基础上进行新的研究开发,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿地提供给对方、非互惠性地转让给对方、无偿地独占或者共享该改进技术的知识产权;(2)限制另一方从其他来源吸收技术;(3)阻碍另一方根据市场的需求,按照合理的方式充分实施合同标的技术,包括不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;(4)要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件,包括购买技术接受方并不需要的技术、服务、原材料、设备或者产品等和接收技术接受方并不需要的人才等;(5)不合理地限制技术接受方自由选择从不同来源购买原材料、零部件或者设备等。(6)禁止技术接受方对合同标的技术的知识产权的有效性提出异议的条件。

[24]吴汉东、胡开忠:《无形财产权制度研究》,法律出版社2005年版,第77页。

[25]同前注[20],郑成思书,第148页。

[26]虽然上文从理论研究的角度述及现行法律不允许以商标或专利“部分转让”的方式向公司出资是不适宜的,但在我国现行法律未作修改之前,实务中仍应遵循现行法律的规定,即注册商标专用权或专利的转让只能整体转让。

[27]郑成思:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第57页。

[28]Simon goulding,Principles of Company Law,Cavendish Publishing Limited,1996,p.138.

[29]参见国家工商行政管理局于1995年12月22日发布的《企业商标管理若干规定》第9条。

[30]高新技术成果,指属于国家科委颁布的高新技术范围,为企业主营产品的核心技术,技术成果的出资人对该技术合法享有出资入股的处分权利,保证企业对该项技术的财产权可以对抗任何第三人,并已经通过国家科委或省级科技管理部门认定的技术。参见《关于以高新技术成果出资入股问题的规定》(国家科委、国家工商行政管理局国科发政字326号)。

[31]在我国,国家科学技术部是科技保密工作归口管理部门,负责核定技术秘密的密级。